{"id":2320,"date":"2014-09-23T01:52:00","date_gmt":"2014-09-23T01:52:00","guid":{"rendered":"https:\/\/blasgonzalez.com\/new\/?p=2320"},"modified":"2020-05-21T09:51:32","modified_gmt":"2020-05-21T09:51:32","slug":"el-efecto-retroactivo-del-adpic-sobre-las-patentes-de-producto-farmaceutico-en-espana-estado-de-la-cuestion-en-los-tribunales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blasgonzalez.com\/en\/el-efecto-retroactivo-del-adpic-sobre-las-patentes-de-producto-farmaceutico-en-espana-estado-de-la-cuestion-en-los-tribunales\/","title":{"rendered":"EL EFECTO RETROACTIVO DEL ADPIC SOBRE LAS PATENTES DE PRODUCTO FARMAC\u00c9UTICO EN ESPA\u00d1A: ESTADO DE LA CUESTI\u00d3N EN LOS TRIBUNALES"},"content":{"rendered":"\t\t
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Art\u00edculos de inter\u00e9s<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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EL EFECTO RETROACTIVO DEL ADPIC SOBRE LAS PATENTES DE PRODUCTO FARMAC\u00c9UTICO EN ESPA\u00d1A: ESTADO DE LA CUESTI\u00d3N EN LOS TRIBUNALES.l<\/h2>\n\n\n\n

Publicado:<\/p>\n

Cuadernos de Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, CEFI, n\u00ba 73 septiembre-diciembre 2014, monogr\u00e1fico \u201cRetos actuales y futuros en materia de patentes\u201d, con \u201cEl efecto retroactivo del ADPIC sobre las patentes de producto farmac\u00e9utico en Espa\u00f1a: estado de la cuesti\u00f3n en los Tribunales\u201d, pags. 5-48.<\/p>\n

Autor:<\/p>\n

\nBlas A. Gonz\u00e1lez Navarro
\nSocio fundador Blas A. Gonzalez Abogados
\nAbogado, ex-socio Cuatrecasas.
\nMagistrado en excedencia. \n<\/p>\n

RESUMEN<\/p>\n

\nEs objeto de estas l\u00edneas efectuar una descripci\u00f3n actualizada del panorama legal y jurisprudencial espa\u00f1ol respecto de una de las grandes cuestiones planteadas en Espa\u00f1a en Derecho de patentes. Frente a quienes mantienen y siguen manteniendo que el ADPIC pr\u00e1cticamente result\u00f3 irrelevante, pues carece de retroactividad y eficacia directa para los ciudadanos y sus derechos privados, la jurisprudencia espa\u00f1ola ha comprendido y afirmado con rotundidad que la firma del ADPIC por Espa\u00f1a llev\u00f3 consigo una protecci\u00f3n integral a la materia patentable existente en ese momento y que, por tanto, patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes para proteger tanto el producto como el procedimiento pero que no pudieron traducirse como patentes de producto en Espa\u00f1a por mor de la reserva al Convenio de la Patente Europea de 1973 (CPE), s\u00ed que pod\u00edan acceder a la OEPM para protegerlo. Dado que el debate se ha cerrado en nuestro pa\u00eds, favoreciendo la jurisprudencia una traducci\u00f3n revisada de las patentes concedidas para proteger el producto y el procedimiento pero inicialmente s\u00f3lo registradas en Espa\u00f1a como de procedimiento, la discusi\u00f3n se traslada al \u00e1mbito del TJUE, y ello con dos objetivos: primero, obtener una resoluci\u00f3n del Tribunal de Luxemburgo que llegue a una conclusi\u00f3n contraria a la mantenida en suelo espa\u00f1ol, y segundo, tratar con estas resoluciones de enervar la eficacia de las sentencias firmes espa\u00f1olas. Ninguna de esas pretensiones tiene sustento jur\u00eddico.\n<\/p>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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1.- INTRODUCCI\u00d3N.<\/h2>

Es objeto de estas l\u00edneas efectuar una descripci\u00f3n actualizada del panorama legal y jurisprudencial espa\u00f1ol respecto de una de las grandes cuestiones planteadas en Espa\u00f1a en Derecho de patentes. No es arriesgado afirmar que la explosi\u00f3n habida en los juzgados y tribunales de nuestro pa\u00eds hace unos ocho a\u00f1os, con las primeras sentencias dictadas por los Juzgados de lo Mercantil, pasando por las decisiones en torno a ese problema tomadas por las Audiencias y posteriormente su validaci\u00f3n por nuestro Tribunal Supremo, gener\u00f3 un debate muy intenso y especialmente apasionado en el que, adem\u00e1s, se lleg\u00f3 a profundizar en el estudio de los instrumentos internacionales y comunitarios como nunca antes. En mi opini\u00f3n, ser\u00eda enormemente deseable que este debate se insertara en un escenario de discusi\u00f3n jur\u00eddica normalizada, aqu\u00e9l en el que las tesis de cada parte y las tesis finalmente concretadas en las resoluciones judiciales son analizadas sin apasionamientos est\u00e9riles, que s\u00f3lo contribuyen a distorsionar un enfrentamiento perfectamente l\u00edcito entre dos formas de analizar el Derecho disponible y lo convierten en una batalla sin cuartel en el que todas las armas son admisibles. Cu\u00e1nto bien har\u00eda a nuestro Derecho de la Propiedad Industrial que el debate al que aludo, como tantos otros de semejante o superior envergadura t\u00e9cnica y econ\u00f3mica, no nos convirtiera a los participantes en integrantes de bandos irreconciliables.<\/p>

Pero esta es la situaci\u00f3n espa\u00f1ola a la hora de abordar el problema de la eficacia retroactiva del ADPIC (el conocido Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1.994) sobre las patentes farmac\u00e9uticas. Frente a quienes mantienen y siguen manteniendo que el ADPIC pr\u00e1cticamente result\u00f3 irrelevante, pues carece de eficacia directa para los ciudadanos y sus derechos privados, la jurisprudencia espa\u00f1ola ha comprendido y afirmado con rotundidad que la firma del ADPIC por Espa\u00f1a llev\u00f3 consigo una protecci\u00f3n integral a la materia patentable existente en ese momento y que, por tanto, patentes europeas concedidas por la European Patent Office (EPO) para proteger tanto el producto como el procedimiento pero que no pudieron traducirse como patentes de producto en Espa\u00f1a por mor de la reserva al Convenio de la Patente Europea de 1973 (CPE), s\u00ed que pod\u00edan acceder a la OEPM para protegerlo. Esta primera fase tuvo varios momentos \u00e1lgidos, entre los cuales puede localizarse la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona Secc. 15\u00aa de 17 de enero de 2008, en el caso de la olanzapina de ELI LILLY, primer pronunciamiento en torno a la eficacia del art\u00edculo 70.2 del ADPIC en Espa\u00f1a, y la posterior sentencia dictada por el Tribunal Supremo Sala 1\u00aa para confirmarla (STS Sala 1\u00aa de 10 de mayo de 2011).<\/p>

La siguiente fase, una vez resuelto lo anterior, \u00a0surgi\u00f3 con el problema de c\u00f3mo articular esa protecci\u00f3n, c\u00f3mo revisar la traducci\u00f3n remitida en su d\u00eda y acomodarla a la patente realmente concedida por la EPO. Si la doctrina de la Sala 1\u00aa del Alto Tribunal fue avanzando y hoy es clara y s\u00f3lida, las sentencias dictadas en el orden contencioso-administrativo por la Sala 3\u00aa del mismo Tribunal Supremo (SS 4 de noviembre de 2010, 3 de marzo de 2011, 16 de septiembre de 2011, 21 de noviembre de 2011), confirmaron la eficacia directa del ADPIC, y se\u00f1alaron que la funci\u00f3n de calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la OEPM es ineludible; por ello, es v\u00e1lida la revisi\u00f3n amparada en el art\u00edculo 12 del RD 2424\/1986, de 10 de octubre: se dio carta de naturaleza a algo que debiera ser conclusi\u00f3n com\u00fan para todos, como es que, si se acuerda por nuestro m\u00e1s alto tribunal que el ADPIC afecta directamente a los derechos de propiedad intelectual de las empresas y protege desde su entrada en vigor los productos farmac\u00e9uticos patentados, es ineludible arbitrar un mecanismo que concrete esa protecci\u00f3n. Y si no existe habr\u00eda que crearlo ad hoc, pues no ser\u00eda admisible que, reconocido el derecho del titular de la patente europea a que no se discrimine en nuestro pa\u00eds entre la protecci\u00f3n otorgada al producto farmac\u00e9utico y la otorgada al procedimiento de fabricaci\u00f3n, ese derecho quedara desactivado e inoperante porque no se haya previsto ning\u00fan mecanismo de revisi\u00f3n o actualizaci\u00f3n de las traducciones presentadas en su d\u00eda ante la OEPM.<\/p>

Existe una tercera fase en marcha, en mi opini\u00f3n de menos recorrido, aunque proveniente de voces judiciales autorizadas: existe alg\u00fan Juzgado que sigue afirmando que no cabe dar efectos jur\u00eddicos a la traducci\u00f3n revisada a la que alude la Sala 3\u00aa, desactivando con ello la doctrina reiterada sentada sobre este problema por la Salas 1\u00aa y 3\u00aa del Alto Tribunal, cuya jurisprudencia complementa nuestro ordenamiento jur\u00eddico (art. 1.7 CC). La tesis consiste sustancialmente en se\u00f1alar que, si bien el Tribunal Supremo espa\u00f1ol ha permitido revisar las traducciones espa\u00f1olas de la patente europea al amparo del art\u00edculo 12 del RD 2424\/86, el texto original de la patente europea permanece intangible y, siguiendo la idea de que la EPO concede un haz de patentes nacionales y no una patente \u00fanica, concluye que ya que la patente concedida para Espa\u00f1a no conten\u00eda ninguna reivindicaci\u00f3n de producto farmac\u00e9utico, la patente espa\u00f1ola validada conforme a la doctrina jurisprudencial espa\u00f1ola supone una contradicci\u00f3n con el t\u00edtulo de base, que es el que debe preponderar. Sin perjuicio del enorme respeto (y afecto) que me generan esas voces, discrepo completamente de esas tesis, confiando en que el Tribunal Supremo resolver\u00e1 manteniendo su doctrina. Aludimos, por supuesto, a la sentencia dictada con fecha 22 de octubre de 2014 por la Secci\u00f3n 15\u00aa de la Audiencia Provincial de Barcelona, confirmatoria de la de 10 de enero de 2013 del Juzgado de lo Mercantil n\u00ba 4 en el caso de los gen\u00e9ricos del escitalopram, \u00a0LUNDBECK y ALMIRALL vs SYNTHON y otros.<\/p>

Finalmente, el debate se ha adentrado en una cuarta y por ahora \u00faltima fase, que podr\u00edamos llamar de negaci\u00f3n y proyecci\u00f3n comunitaria. Dado que el debate se ha cerrado en nuestro pa\u00eds, favoreciendo la jurisprudencia una traducci\u00f3n revisada de las patentes concedidas para proteger el producto y el procedimiento pero inicialmente s\u00f3lo registradas en Espa\u00f1a como de procedimiento, la discusi\u00f3n se traslada al \u00e1mbito del TJUE, y ello con dos objetivos: primero, obtener una resoluci\u00f3n del Tribunal de Luxemburgo que llegue a una conclusi\u00f3n contraria a la mantenida en suelo espa\u00f1ol, y segundo, tratar con estas resoluciones de enervar la eficacia de las sentencias firmes espa\u00f1olas. La sentencia dictada en el caso LUNDBECK y ALMIRALL por la Audiencia de Barcelona es buena muestra de ello. Como enseguida veremos, ese viaje pasa por asumir la competencia del TJUE en esta materia, la interpretaci\u00f3n del ADPIC en materia de patentes, y por entender que nos encontramos en el mismo caso que el resuelto sustancialmente por la justicia espa\u00f1ola, de forma que, ante el mismo escenario, se ha llegado a una soluci\u00f3n contraria.<\/p>

En mi opini\u00f3n, anticipando las conclusiones, el TJUE, cuya competencia sobre la materia se ha procurado buscar de modo consciente y rompiendo con sus tesis tradicionales, est\u00e1 afirmando que una patente europea que s\u00f3lo fue concedida para proteger una invenci\u00f3n de procedimiento no puede transformarse en una patente de producto. El Tribunal Supremo espa\u00f1ol afirma que una patente europea que fue concedida para proteger tanto una invenci\u00f3n de producto como de procedimiento, pero que por mor de la reserva al CPE no pudo traducirse en Espa\u00f1a nada m\u00e1s que para el segundo, puede ser objeto de una traducci\u00f3n revisada por efecto directo del ADPIC, tratado internacional que vincula a nuestro pa\u00eds. Y creo que ambos tienen raz\u00f3n.<\/p>

2.- LA RETROACTIVIDAD DEL ADPIC EN ESPA\u00d1A.<\/h2>

2.1.- La justicia espa\u00f1ola cierra el debate.<\/h3>

Dada la utilidad que supone ver engarzada la doctrina civil y contencioso-administrativa en el mismo caso, usar\u00e9 para la exposici\u00f3n del problema t\u00e9cnico la doctrina expuesta por la Sala 1\u00aa del Tribunal Supremo en la serie de procesos sobre el losart\u00e1n, que a su vez se remite a lo acordado en el caso mencionado de la olanzapina. Se trata de sus dos \u00faltimas sentencias, de 26 de octubre y 5 de diciembre de 2012.<\/p>

En la primera, en el caso RATIOPHARM y LICONSA contra E.I. DU PONT DE NEMOURS y MERCK SHARP & DOHME DE ESPA\u00d1A (MSD, licenciataria exclusiva), se confirma una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secci\u00f3n 15\u00aa, de 10 de diciembre de 2008: las demandantes, laboratorios dedicados a la elaboraci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de especialidades gen\u00e9ricas en Espa\u00f1a, pretendieron obtener una declaraci\u00f3n de que algunas de las reivindicaciones de la patente EP 733.366 (t\u00edtulada\u00a0\u201ccomposiciones farmac\u00e9uticas que contienen imidazoles bloqueantes del receptor de la angiotensina II y diur\u00e9ticos \u00ab<\/em>, validada en Espa\u00f1a con el n\u00famero ES 2.117.463 y destinada a proteger un producto que conten\u00eda un derivado del imidazol – particularmente el losart\u00e1n o su sal prot\u00e9sica – mezclado con diur\u00e9ticos y excipientes farmac\u00e9uticamente aceptables, la cual era utilizada como medicamento antidepresivo) no ten\u00edan eficacia en Espa\u00f1a y eran nulas de pleno derecho. Fundamentaron tal pretensi\u00f3n en la prohibici\u00f3n de patentar productos farmac\u00e9uticos, vigente en Espa\u00f1a hasta el 7 de octubre de 1992. La demanda fue desestimada en las dos instancias por similares razones. En concreto, la Audiencia desestim\u00f3 la pretensi\u00f3n de las apelantes, por dos motivos. El primero consisti\u00f3 en haber considerado que, pese a que la patente EP 733.366 hab\u00eda sido solicitada a la EPO cuanto reg\u00eda en Espa\u00f1a la prohibici\u00f3n de registrar invenciones de producto farmac\u00e9utico, el art\u00edculo 27, en relaci\u00f3n con el 70, del ADPIC, en vigor en Espa\u00f1a desde el 1 de enero de 1995, hab\u00eda dejado sin efecto aquel impedimento legal. La segunda, expuesta s\u00f3lo\u00a0ex abundantia,<\/em>\u00a0se identifica con no haber producido variaci\u00f3n en los hechos consumados el tenor del Acta de Revisi\u00f3n del Convenio de M\u00fanich, firmada el 29 de noviembre de 2000 y en vigor desde el 13 de diciembre de 2007. Pues bien, el Tribunal Supremo confirm\u00f3 completamente esta decisi\u00f3n.<\/p>

En la segunda, asistimos a un intercambio de papeles: MSD, en su condici\u00f3n de licenciataria en r\u00e9gimen de exclusiva, en nuestro pa\u00eds, de la patente ES 2.063.734, \u00a0demanda a CHEMO IB\u00c9RICA S.A y QU\u00cdMICA SINT\u00c9TICA S.A, del mismo grupo que la antes mencionada LICONSA, por infracci\u00f3n de su invenci\u00f3n, siendo la patente ES 2.063.734 la validaci\u00f3n en Espa\u00f1a de una europea, EP 253.310, concedida el 26 de octubre de 1994 y titularidad de EI DUPONT DE NEMOURS. La EP 253.310 ampara invenciones farmac\u00e9uticas y contiene reivindicaciones tanto de producto (losart\u00e1n, indicado para el tratamiento de la hipertensi\u00f3n y que la invenci\u00f3n considera apto para la reducci\u00f3n del riesgo de infarto), como de procedimiento. La demanda fue sustancialmente estimada en la primera instancia, pero fue revocada en la segunda.<\/p>

Espa\u00f1a hab\u00eda sido uno de los Estados contratantes para los que se concedi\u00f3 en su d\u00eda la EP 253.310 de conformidad con el art\u00edculo 2.2 del CPE, por lo que la titular, EI DUPONT DE NEMOURS dio cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 65 del mencionado Convenio y en el art\u00edculo 7 del Real Decreto 2424\/1986, de 10 de octubre, es decir, proporcion\u00f3 a la OEPM una traducci\u00f3n al espa\u00f1ol del fasc\u00edculo. Lo hizo inicialmente presentando un juego \u00fanico a la EPO, pero siguiendo una p\u00fablica y encarecida recomendaci\u00f3n del presidente de la EPO, no present\u00f3 en la OEPM una traducci\u00f3n de todas las reivindicaciones, muy numerosas, amparadas por la patente, sino s\u00f3lo de aquellas que consist\u00edan en un procedimiento, ya que la Reserva que Espa\u00f1a, con apoyo en el art\u00edculo 167 del CPE, hab\u00eda formulado al adherirse a \u00e9ste, negaba efectos a las patentes de productos farmac\u00e9uticos hasta la fecha mencionada del 7 de octubre de 1992, lo que alcanzaba a la EP 253.310. Pero estando en vigor en Espa\u00f1a el ADPIC, la titular, interesada l\u00f3gicamente en dar cumplimiento a la exigencia de publicidad registral respecto de las reivindicaciones de producto igualmente contenidas en su patente europea, se sirvi\u00f3 del tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 12 del citado Real Decreto 2424\/1986 para presentar en la OEPM una solicitud de revisi\u00f3n de la traducci\u00f3n del fasc\u00edculo de la patente validada, que supon\u00eda una solicitud de incorporaci\u00f3n de las reivindicaciones de producto farmac\u00e9utico. La OEPM public\u00f3 en su bolet\u00edn oficial dicha revisi\u00f3n, pero, por resoluci\u00f3n de 27 de octubre de 2006, ella misma dej\u00f3 sin efecto tal publicaci\u00f3n, contra la que se hab\u00edan alzado, entre otras, CHEMO IB\u00c9RICA SA y QU\u00cdMICA SINT\u00c9TICA con el argumento de que lo que hab\u00eda pretendido la titular de la patente ES 2.063.734 no era revisar una traducci\u00f3n, sino en realidad ampliar el n\u00famero y contenido de la reivindicaciones validadas de la misma.<\/p>

Se abri\u00f3 con ello la v\u00eda judicial contencioso-administrativa: el consiguiente recurso de la titular y la licenciataria de la patente fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por sentencia de 7 de octubre de 2010, pero la Sala 3\u00aa del Tribunal Supremo, por sentencia de 21 de noviembre de 2011 estim\u00f3 la casaci\u00f3n interpuesta por MSD, anul\u00f3 la resoluci\u00f3n de la OEPM y dio validez originaria a la traducci\u00f3n revisada. En dicha sentencia, la Sala 3\u00aa \u00a0parti\u00f3 de un dato de hecho indiscutido –\u00a0\u201c[…] la titular de la patente europea EP 0 253 310 hab\u00eda presentado en la OEPM una traducci\u00f3n revisada que incorporaba el total de reivindicaciones tal como constaban en el registro original de aquella\u201d – y, tras comprobar la evidencia – \u201c[…] la traducci\u00f3n revisada difer\u00eda de las que inicialmente inclu\u00edan el juego espa\u00f1ol de reivindicaciones, al no gozar en aquellos momentos de eficacia en Espa\u00f1a las reivindicaciones correspondientes al producto Losart\u00e1n y s\u00ed solo a su procedimiento de obtenci\u00f3n\u201d- e interpretar las normas jur\u00eddicas aplicables – \u201c[…] precisamente porque el nuevo r\u00e9gimen normativo (seg\u00fan la interpretaci\u00f3n que hemos admitido) ya lo permit\u00eda\u201d -, concluy\u00f3 con la afirmaci\u00f3n de que \u201cera l\u00edcito que la nueva traducci\u00f3n revisada, inicialmente admitida por la OEPM y publicada en su diario oficial el uno de junio de dos mil seis, incorporara el contenido \u00edntegro de la patente europea, esto es, incluyera las reivindicaciones de producto (Losart\u00e1n) que constaban originariamente en ella\u201d,\u00a0<\/em>decidiendo que EI DUPONT DE NEMOURS pod\u00eda\u00a0\u201cpresentar (como lo hizo el diecis\u00e9is de febrero de dos mil seis) ante la OEPM la nueva revisi\u00f3n de la traducci\u00f3n de la patente europea que incorporaba las reivindicaciones de producto concedidas para el resto de Estados designados en ella y hacerlo al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 12 del Real Decreto 2424\/1986, aunque excediera del juego de las reivindicaciones de procedimiento ya validadas en Espa\u00f1a, en su d\u00eda\u201d<\/em>.<\/p>

Sin embargo, esta sentencia de la Sala 3\u00aa se dict\u00f3 despu\u00e9s de que la Audiencia Provincial de Madrid, que en ese momento ten\u00eda a la vista un escenario en el que no era viable la traducci\u00f3n revisada, hubiera estimado el recurso de apelaci\u00f3n de las demandadas. No era de extra\u00f1ar, por tanto, que la Sala 1\u00aa del Tribunal Supremo espa\u00f1ol, en su sentencia de 5 de diciembre de 2012, revocara esa decisi\u00f3n, estimara sustancialmente la pretensi\u00f3n de MSD y volviera, otra vez, a insistir en lo que constituye su doctrina al respecto, acudiendo como precedentes a la ya mencionada STS 399\/2011, de 10 de mayo y a la STS 631\/2012, de 26 de octubre. Esta doctrina es la siguiente, pues:<\/p>

Mientras estuvo en vigor el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, no cab\u00eda registrar como patentes los productos farmac\u00e9uticos, aunque s\u00ed las invenciones sobre procedimientos para obtenerlos. Esa prohibici\u00f3n no reg\u00eda, sin embargo, en el CPE de 1973, por m\u00e1s que su art\u00edculo 167, bajo el ep\u00edgrafe\u00a0\u201cReservas\u201d, permitiese a los Estados contratantes – apartado 1 – formular reserva, \u201cen el momento de la firma o del dep\u00f3sito de su instrumento de ratificaci\u00f3n o de adhesi\u00f3n\u201d, en el sentido de que – apartado 2, letra a) \u2013 \u201clas patentes europeas, en la medida en que confieran protecci\u00f3n a productos […] farmac\u00e9uticos […], no surtir\u00e1n efecto o podr\u00e1n ser anuladas conforme a las disposiciones en vigor para las patentes nacionales\u201d<\/em>, – apartado 3 – durante un plazo determinado, si bien – apartado 5, al final \u2013\u00a0\u201c[l]os efectos de esta reserva subsistir\u00e1n toda la duraci\u00f3n de esas patentes\u201d.<\/em><\/p>

Al adherirse a las Comunidades Europeas – Tratado de 12 de junio de 1985, Instrumento de ratificaci\u00f3n de 20 de septiembre de 1985 -, el Reino de Espa\u00f1a se comprometi\u00f3 a hacerlo tambi\u00e9n al referido CPE, \u201cdentro de los plazos se\u00f1alados para poder invocar, s\u00f3lo para los productos qu\u00edmicos y farmac\u00e9uticos, las disposiciones del art\u00edculo 167\u201d. Lo que, efectivamente, hizo por Instrumento de 10 de julio de 1986 \u2013 Bolet\u00edn Oficial del Estado de 30 de septiembre de 1986 -, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201c[c]onforme a lo previsto en el art\u00edculo 167, 2, a), las Patentes Europeas, en la medida en que confieran protecci\u00f3n a productos qu\u00edmicos o farmac\u00e9uticos como tales, no surtir\u00e1n ning\u00fan efecto en Espa\u00f1a\u201d.<\/p>

Sobre este extremo, es interesante tener presente c\u00f3mo las demandantes en el asunto resuelto por la STS de 26 de octubre de 2012, LICONSA y RATIOPHARM, pretendieron la declaraci\u00f3n de que\u00a0\u201clas reivindicaciones una a diecis\u00e9is de la patente europea ES 2 117 463 no pueden surtir efectos en Espa\u00f1a y son nulas de pleno derecho\u201d. Pero seg\u00fan el Tribunal Supremo \u201cno haremos referencia a la sanci\u00f3n de nulidad, por cuanto el art\u00edculo 167, apartado 2, del Convenio de M\u00fanich, facult\u00f3 a los Estados contratantes a \u00bb reservarse la facultad de prever\u201d – letra a) – que las patentes europeas de productos qu\u00edmicos, farmac\u00e9uticos o alimenticios \u201cno surtir\u00e1n efectos o podr\u00e1n ser anuladas\u201d y el Instrumento de 10 de julio de 1986, por el que Espa\u00f1a se adhiri\u00f3 a dicho Convenio, expres\u00f3 la opci\u00f3n del Estado por una de las alternativas – la consistente en que \u201cno surtir\u00e1n ning\u00fan efecto\u201d -, que es distinta de la otra, en la medida en que la nulidad se proyecta sobre la validez del registro y la ineficacia sobre el derecho subjetivo que de \u00e9l resulta\u201d.<\/em><\/p>

Por su parte, la LP, en su Disposici\u00f3n Transitoria 1\u00aa, apartado 1, una vez fijado definitivamente el plazo de vigencia de la reserva, estableci\u00f3 que\u00a0\u201cno ser\u00e1n patentables las invenciones de productos qu\u00edmicos y farmac\u00e9uticos antes del 7 de octubre de 1992\u201d.\u00a0<\/em>Lo propio hizo, para las patentes europeas en las que hubiera sido designada Espa\u00f1a como pa\u00eds de protecci\u00f3n, la Disposici\u00f3n Transitoria del Real Decreto 2424\/1986 – a cuyo tenor,\u00a0\u201c[e]n virtud de la reserva temporal hecha en el momento del dep\u00f3sito del Instrumento de Adhesi\u00f3n de Espa\u00f1a al Convenio de M\u00fanich sobre la concesi\u00f3n de patente europea de 5 de octubre de 1973, y de acuerdo con lo previsto en el art. 167,\u00a0<\/em>apartado 2, del Convenio, las patentes europeas que designen a Espa\u00f1a no producir\u00e1n ning\u00fan efecto en Espa\u00f1a en la medida en que confieran protecci\u00f3n a productos qu\u00edmicos y farmac\u00e9uticos y mientras dicha reserva est\u00e9 en vigor\u201d<\/em>. N\u00f3tese que el RD 2424\/1986, al ocuparse del Derecho transitorio, no cerraba el paso a que las patentes farmac\u00e9uticas de producto ya concedidas alg\u00fan d\u00eda pudieran adquirir plena eficacia, sino simplemente descartaba esta posibilidad mientras la reserva espa\u00f1ola fuera operativa.<\/p>

A la vista de ese conjunto normativo habr\u00eda que entender que, como la patente europea EP \u2018310 – validada en Espa\u00f1a como ES 2.063.734 – fue solicitada en tiempo de vigencia de la prohibici\u00f3n, las reivindicaciones de producto farmac\u00e9utico que amparaba no pod\u00edan producir efectos en nuestro pa\u00eds, durante toda su duraci\u00f3n.<\/p>

Sin embargo, el art\u00edculo 27 del Acuerdo ADPIC, de 15 de abril de 1.994 – con vigencia en Espa\u00f1a el 25 de enero de 1995 -, introdujo un cambio sustancial en la regulaci\u00f3n de la materia, ya que estableci\u00f3 que,\u00a0\u201c[s]in perjuicio de lo dispuesto en los p\u00e1rrafos segundo y tercero, las patentes podr\u00e1n obtenerse por todas las invenciones, sean de producto o de procedimientos, en todos los campos de la tecnolog\u00eda […]\u201d<\/em>. Y el art\u00edculo 70 del mismo Acuerdo, bajo el ep\u00edgrafe \u201cProtecci\u00f3n de la materia existente\u201d, distingui\u00f3 entre\u00a0\u201cactos realizados antes de la fecha de la aplicaci\u00f3n del Acuerdo\u201d<\/em>\u00a0y\u00a0\u201cmateria existente\u201d<\/em>\u00a0en dicha fecha, para seguidamente establecer, respecto de aquellos – apartado 1 -, que\u00a0\u201c[e]l presente Acuerdo no genera obligaciones a los Estados contratantes\u201d<\/em>; mientras que, respecto de la materia existente s\u00ed lo hac\u00eda.<\/p>

El Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, en la sentencia de 11 de septiembre de 2007(C-431\/2005, c.\u00a0Merck\u00a0 Gen\u00e9ricos<\/em>), como hab\u00eda hecho en ocasiones anteriores, record\u00f3 que el Acuerdo ADPIC fue firmado por la Comunidad y sus Estados miembros, en virtud de una competencia compartida, de modo que sus\u00a0\u201cdisposiciones […] forman parte desde ese momento del ordenamiento jur\u00eddico comunitario\u201d<\/em>. Si bien estableci\u00f3 una distinci\u00f3n entre el \u00e1mbito en el que la Comunidad no hab\u00eda a\u00fan legislado y aqu\u00e9l en el que ya exist\u00eda una normativa comunitaria. Dicho Tribunal, en la sentencia de 14 de diciembre de 2000 (C-300 y 392\/1998, c. Dior), declar\u00f3, tambi\u00e9n con referencia al Acuerdo ADPIC, que\u00a0\u201cuna disposici\u00f3n de un acuerdo celebrado por la Comunidad con pa\u00edses terceros debe considerarse directamente aplicable cuando, a la vista del tenor, objeto y naturaleza del acuerdo, puede llegarse a la conclusi\u00f3n de que dicha disposici\u00f3n contiene una obligaci\u00f3n clara, precisa e incondicional, que no se subordina, en su ejecuci\u00f3n o en sus efectos, a la adopci\u00f3n de acto ulterior alguno\u201d.<\/em><\/p>

Y aplicando la doctrina sentada desde hace a\u00f1os por la Sala 3\u00aa del Tribunal Supremo, la Sala 1\u00aa llega a la conclusi\u00f3n, con evidente acierto, de que la concesi\u00f3n a las empresas y ciudadanos de un derecho a proteger sus invenciones mediante patentes, sin discriminar seg\u00fan sea de producto o de procedimiento, es un derecho integrado en el ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol por la v\u00eda internacional que reconoce la Constituci\u00f3n, suficientemente claro e incondicional en su contenido y aut\u00f3nomo per se, por lo que s\u00f3lo resta que sea respetado.<\/p>

Este derecho subjetivo sobre la patente europea, ya concedida, entra en la categor\u00eda de \u201cmateria existente<\/em>\u201d, mientras que el registro de la invenci\u00f3n lo hace en la de \u201cactos realizados<\/em>\u201d. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea de 16 de noviembre de 2004 (C-245\/2002, c. Dior), precis\u00f3 que los Estados miembros est\u00e1n obligados, desde la fecha de aplicaci\u00f3n del Acuerdo ADPIC, \u201ca cumplir todas las obligaciones que resultan de \u00e9l en relaci\u00f3n con la materia existente<\/em>\u00ab. En definitiva, siendo el art\u00edculo 27, apartado 1, del Acuerdo ADPIC – con el alcance que le otorga el apartado 2 del art\u00edculo 70 – norma, que, por reunir las condiciones precisas para ello, resultaba directamente aplicable por los Tribunales espa\u00f1oles desde que tuvo vigencia en Espa\u00f1a, desde entonces produjo efectos sanadores sobre los derechos de que, en Espa\u00f1a, era titular la actora sobre la patente europea en cuesti\u00f3n. Cuando result\u00f3 aplicable en Espa\u00f1a el Acuerdo ADPIC ya hab\u00eda vencido el plazo establecido en la Disposici\u00f3n Transitoria 1\u00aa de la LP y, por lo tanto, ya eran patentables en la OEPM las invenciones de productos farmac\u00e9uticos. No hubo, por lo tanto, contradicci\u00f3n entre el Acuerdo y la Reserva, al haber agotado esta \u00faltima su vigencia con anterioridad.<\/p>

S\u00ed la hab\u00eda, por el contrario, entre los art\u00edculos 27.1 – en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 70.2 – del Acuerdo, en cuanto obligaba a los Estados contratantes al inmediato reconocimiento de la mayor protecci\u00f3n que atribu\u00eda a las patentes en vigor, con independencia que fueran de procedimiento o de producto, por un lado, y, por el otro, la norma contenida al final del apartado 5 del art\u00edculo 167 del CPE – antes mencionada -, que, para favorecer la mayor estabilidad en materia de invenciones, dispon\u00eda que \u201clos efectos de esta reserva subsistir\u00e1n durante toda la duraci\u00f3n de esas patentes<\/em>\u201d. No obstante, esa contradicci\u00f3n se salva con la aplicaci\u00f3n preferente del Convenio posterior – el Acuerdo ADPIC -, conforme a la norma del art\u00edculo 30, apartado 3, de la Convenci\u00f3n de Viena sobre el Derecho de Tratados, de 23 de mayo de 1969 – Instrumento de Adhesi\u00f3n de 2 de mayo de 1972, Bolet\u00edn Oficial del Estado de 17 de junio de 1980 -.<\/p>

En consecuencia, concluye el Tribunal Supremo, desde la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC,\u00a0el Estado espa\u00f1ol qued\u00f3 obligado a reconocer la eficacia negada en la Reserva a las reivindicaciones de producto farmac\u00e9utico que estuviesen incluidas en patentes solicitadas o concedidas conforme a la legislaci\u00f3n anterior y que estuvieran vigentes todav\u00eda.<\/strong><\/p>

2.2.- Resoluciones posteriores del TJUE.<\/h3>

Planteando las empresas de especialidades gen\u00e9ricas la necesidad de plantear al TJUE cuestiones prejudiciales sobre si es aplicable, para Espa\u00f1a, la doctrina del propio Tribunal sobre la interpretaci\u00f3n uniforme del Acuerdo ADPIC cuando se trate de \u00e1mbitos en los que la Comunidad hubiera legislado, nuestro Alto Tribunal acude a la STJUE de 21 de julio de 2011 (C-104\/10), que se\u00f1al\u00f3 que \u201clos \u00f3rganos jurisdiccionales nacionales ostentan una ampl\u00edsima facultad para someter la cuesti\u00f3n al Tribunal de Justicia si consideran que un asunto pendiente ante ellos plantea cuestiones que versan sobre la interpretaci\u00f3n o la apreciaci\u00f3n de la validez de las disposiciones de Derecho comunitario que precisan una decisi\u00f3n por su parte<\/em>\u201d, y conforme a ello corresponde al Juez nacional determinar si la interpretaci\u00f3n de una regla del Derecho de la Uni\u00f3n es necesaria para poder resolver el litigio pendiente ante \u00e9l, pues, \u201cno basta que una parte mantenga que el litigio suscita una cuesti\u00f3n de interpretaci\u00f3n del Derecho comunitario para que el \u00f3rgano jurisdiccional que conoce del mismo est\u00e9 obligado a estimar que existe una cuesti\u00f3n en el sentido del art\u00edculo 177<\/em>\u00a0(hoy 234 TFUE )\u201d, como declar\u00f3 la sentencia del mismo Tribunal de 6 de octubre de 1982 (C-283\/1981).<\/p>

<\/a>Y en concreto, la Sala 1\u00aa entendi\u00f3 que carece de sentido plantear tal tipo de cuesti\u00f3n cuando se trata de materia ya aclarada por el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, cuya sentencia de 11 de septiembre de 2007 (C-431\/2005 ) se\u00f1al\u00f3 (46) la necesidad de \u201cconstatar que la Comunidad todav\u00eda no ha ejercido sus competencias en el \u00e1mbito de las patentes o, al menos, que, en el plano interno, este ejercicio ha sido, hasta la fecha, insuficientemente importante para que se pueda considerar que, en el estado actual, este \u00e1mbito corresponda al Derecho comunitario<\/em>\u201d.<\/p>

Sin embargo, la situaci\u00f3n ha adquirido perfiles diferentes a ra\u00edz de resoluciones posteriores del TJUE, que si bien hab\u00eda venido diciendo, en efecto, lo que recogi\u00f3 nuestro Tribunal Supremo, ha lanzado una doctrina al amparo del Tratado de Funcionamiento de la Uni\u00f3n Europea que para algunos parece apuntar en direcci\u00f3n contraria.<\/p>

El precedente que ha servido de punto de inflexi\u00f3n es la conocida sentencia del TJUE de 18 de julio de 2013 (asunto C\u2011414\/11, c.\u00a0Daiichi\/Sanofi vs Demo)<\/em>, de la que ya he tenido oportunidad de ocuparme\u00a0[1]<\/a>.<\/p>

Grecia, en efecto, presenta la misma situaci\u00f3n que la que acabamos de describir en torno al art\u00edculo167 del CPE, aunque sus efectos, como veremos, son diferentes. La Rep\u00fablica Hel\u00e9nica ratific\u00f3 el CPE en 1986, pero formulando tambi\u00e9n una reserva en el sentido del art\u00edculo 167, apartado 2, letra\u00a0a), de dicho Convenio en relaci\u00f3n con los productos farmac\u00e9uticos. Dicha reserva expir\u00f3 tambi\u00e9n el 7 de octubre de\u00a01992.<\/p>

E igualmente Grecia ratific\u00f3 el ADPIC, con efectos a partir del 9 de febrero de\u00a01995, quince d\u00edas despu\u00e9s que en Espa\u00f1a.<\/p>

La LP griega entr\u00f3 en vigor el 22 de abril de\u00a01987. Su art\u00edculo 5 establece que una invenci\u00f3n patentable puede ser un producto, un procedimiento o una aplicaci\u00f3n industrial, y el art\u00edculo 11 dispone que la duraci\u00f3n de la protecci\u00f3n conferida por una patente se extiende durante veinte a\u00f1os y comienza al d\u00eda siguiente de la fecha en que se presente la solicitud de expedici\u00f3n de la patente. Pues bien, seg\u00fan su art\u00edculo 25.3, \u201cen tanto se mantenga la reserva formulada por Grecia, en virtud del art\u00edculo 167, apartado 2, [letra\u00a0a), del CPE, el Organismos Viomichanikis Idioktisias – la Oficina de la Propiedad Industrial –\u00a0no conceder\u00e1<\/strong>\u00a0patentes para productos farmac\u00e9uticos<\/em>\u201d.<\/p>

Es decir, y de este hecho partieron tantos los \u00f3rganos jurisdiccionales griegos como el mismo TJUE, la mencionada Oficina\u00a0ten\u00eda prohibido conceder patentes nacionales para productos farmac\u00e9uticos<\/strong>, estando \u00fanicamente autorizada la concesi\u00f3n de patentes para la protecci\u00f3n de la invenci\u00f3n de un procedimiento de fabricaci\u00f3n de un producto farmac\u00e9utico.<\/p>

En este contexto, acude a la justicia griega la mercantil DAIICHI SANKYO, que era titular en Grecia de una\u00a0patente nacional, concedida el 21 de octubre de 1986<\/strong>, referida al compuesto qu\u00edmico levofloxacina, utilizada como principio activo en tratamientos antibi\u00f3ticos. La levofloxacina hemihidrato figura como principio activo en un medicamento original denominado \u201cTavanic<\/em>\u201d, distribuido en Grecia por la licenciataria SANOFI-AVENTIS. La solicitud de la patente fue presentada por DAIICHI en junio de 1986 y conten\u00eda tanto una reivindicaci\u00f3n de protecci\u00f3n para la levofloxacina hemihidrato en su consideraci\u00f3n de producto farmac\u00e9utico, como una reivindicaci\u00f3n para su procedimiento de fabricaci\u00f3n,\u00a0pero que s\u00f3lo se concedi\u00f3 para el procedimiento<\/strong>. Se trata de una patente que ya se extingui\u00f3, sumada la protecci\u00f3n otorgada por un CCP: la protecci\u00f3n dispensada a DAIICHI SANKYO por la citada patente finaliz\u00f3 en el a\u00f1o\u00a02011. Fue en septiembre de 2008 y julio de 2009 que las autoridades griegas concedieron a la compa\u00f1\u00eda DEMO autorizaciones para comercializar medicamentos gen\u00e9ricos que tuvieran como principio activo la levofloxacina. DEMO se dispon\u00eda a comercializar un producto de ese tipo con la denominaci\u00f3n \u201cTalerin<\/em>\u201d.<\/p>

Interpuesta la correspondiente demanda en septiembre de 2009 por DAIICHI y SANOFI, el tribunal de primera instancia de Atenas duda: como se desprende de sus preguntas al TJUE y \u00e9ste mismo refleja en la sentencia, comprendi\u00f3 que se encontraba ante una patente nacional concedida sobre una \u201csolicitud en la que se reivindicaba la invenci\u00f3n tanto del procedimiento de fabricaci\u00f3n de un producto farmac\u00e9utico como dicho producto farmac\u00e9utico en s\u00ed mismo [\u2026]<\/em>\u201d, pero que, conforme a la ley griega era radicalmente nula en lo que hace al segundo: los productos farmac\u00e9uticos no fueron patentables en Grecia hasta el 7 de octubre de 1992, por lo que la patente de la actora, solicitada el 20 de junio de 1986 y concedida el 21 de octubre de 1986, no proteg\u00eda inicialmente el principio activo levofloxacina hemihidrato en s\u00ed mismo; pero no excluye que, habida cuenta de las reglas establecidas en el art\u00edculo 70 del ADPIC, la patentabilidad de los productos farmac\u00e9uticos impuesta por el art\u00edculo 27 de dicho Acuerdo tenga como consecuencia que los derechos de patente de DAIICHI se extiendan a dicho principio activo a partir de su entrada en vigor, existiendo adem\u00e1s\u00a0 entre los \u00f3rganos jurisdiccionales hel\u00e9nicos discrepancias sobre el alcance de las mencionadas disposiciones del ADPIC.\u00a0Incluso se cuestiona si le compete a \u00e9l mismo o, por el contrario, al Tribunal de Justicia, interpretar el art\u00edculo 27 del Acuerdo ADPIC. Esta cuesti\u00f3n de competencia va unida a la de si la citada disposici\u00f3n pertenece a un \u00e1mbito en el que los Estados miembros siguen siendo competentes con car\u00e1cter principal.<\/p>

Por todo ello, se decide suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:<\/p>

\u201c1)\u00a0\u00a0\u00a0 \u00bfEst\u00e1 comprendido el art\u00edculo 27 del Acuerdo ADPIC, que define el \u00e1mbito de la protecci\u00f3n de las patentes, en un sector en el que los Estados miembros siguen siendo competentes con car\u00e1cter principal? En caso de respuesta afirmativa, \u00bfest\u00e1n autorizados o no dichos Estados miembros a reconocer eficacia directa a la citada disposici\u00f3n? \u00bfPuede el juez nacional aplicar directamente dicha disposici\u00f3n, en las condiciones previstas en su propio ordenamiento jur\u00eddico?<\/em><\/p>

2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Conforme al art\u00edculo 27 del Acuerdo ADPIC, y siempre que re\u00fanan los requisitos para su expedici\u00f3n, \u00bfconstituyen los productos qu\u00edmicos y farmac\u00e9uticos objeto de patente? En caso de respuesta afirmativa, \u00bfcu\u00e1l es su nivel de protecci\u00f3n?<\/em><\/p>

3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Conforme a los art\u00edculos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC, \u00bfse benefician de la protecci\u00f3n concedida a todas las patentes por el Acuerdo ADPIC las patentes comprendidas en la reserva establecida en el art\u00edculo 167, apartado 2, del [CPE] y expedidas antes del 7 de febrero de 1992 \u2013es decir, antes de que entrase en vigor el citado Acuerdo\u2013 relativas a la invenci\u00f3n de productos farmac\u00e9uticos, aunque en virtud de dicha reserva s\u00f3lo se otorgara protecci\u00f3n a su procedimiento de fabricaci\u00f3n? En caso de respuesta afirmativa, \u00bfcu\u00e1les son el alcance y el objeto de la protecci\u00f3n? En otras palabras, tras la entrada en vigor del mencionado Acuerdo, \u00bfest\u00e1n protegidos tambi\u00e9n los propios productos farmac\u00e9uticos o sigue estando protegido \u00fanicamente su procedimiento de fabricaci\u00f3n? \u00bfO bien debe distinguirse en funci\u00f3n del contenido de la solicitud de patente \u2013es decir, seg\u00fan que de la descripci\u00f3n de la invenci\u00f3n y de las reivindicaciones que figuran en dicha solicitud resulte que la finalidad de \u00e9sta es obtener\u00a0ab initio\u00a0la protecci\u00f3n de un producto, de un procedimiento de fabricaci\u00f3n o de ambas cosas\u2013?<\/em>\u201d<\/p>

Pues bien, en la mencionada sentencia de 18 de julio de 2013, dando respuesta a la cuesti\u00f3n prejudicial formulada desde Grecia, el TJUE ha dicho lo siguiente:<\/p>

\u201cEn virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:<\/em><\/p>

1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El art\u00edculo 27 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que constituye el anexo 1\u00a0C del Acuerdo por el que se establece la Organizaci\u00f3n Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisi\u00f3n 94\/800\/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebraci\u00f3n en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994), est\u00e1 comprendido en el \u00e1mbito de la pol\u00edtica comercial com\u00fan.<\/em><\/p>

2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0El art\u00edculo 27 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio debe interpretarse en el sentido de que, de no concurrir alguna de las excepciones contempladas en los apartados 2 o 3 de dicho art\u00edculo, la invenci\u00f3n de un producto farmac\u00e9utico, como el compuesto qu\u00edmico activo de un medicamento, puede ser objeto de una patente en las condiciones establecidas en el apartado 1 del citado art\u00edculo.<\/em><\/p>

3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 No debe considerarse que, en virtud de las reglas establecidas en los art\u00edculos 27 y 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, una patente obtenida a ra\u00edz de una solicitud en la que se reivindicaba la invenci\u00f3n tanto del procedimiento de fabricaci\u00f3n de un producto farmac\u00e9utico como de dicho producto farmac\u00e9utico en s\u00ed mismo,\u00a0pero que se concedi\u00f3 \u00fanicamente respecto del procedimiento de fabricaci\u00f3n<\/strong>, protege, a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, la invenci\u00f3n de dicho producto farmac\u00e9utico\u201d\u00a0<\/em>(negrita de cosecha propia).<\/em><\/p>

La doctrina ha sido reiterada poco despu\u00e9s, dando respuesta a sendas cuestiones prejudiciales del mismo tribunal de primera instancia de Atenas, enfrentado esta vez a la misma cuesti\u00f3n respecto de dos patentes europeas sobre la atorvastatina c\u00e1lcica: se trata del Auto del TJUE (Sala Tercera) de 30 de enero de 2014 (Warner-Lambert y Pfizer Ellas vs Minerva<\/em>\u00a0C-462\/13), y del Auto del TJUE (Sala Tercera) de la misma fecha, 30 de enero de 2014 (Warner-Lambert y Pfizer Ellas vs SiegerPharma<\/em>\u00a0C\u2011372\/13), en la que el TJUE, ante la identidad de raz\u00f3n, se remite y reproduce la doctrina del caso\u00a0Daiichi\/Sanofi vs Demo<\/em>, afirmando de nuevo:<\/p>

\u201cNo debe considerarse que, en virtud de las reglas establecidas en los art\u00edculos 27 y 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, una patente obtenida a ra\u00edz de una solicitud en la que se reivindicaba la invenci\u00f3n tanto del procedimiento de fabricaci\u00f3n de un producto farmac\u00e9utico como de dicho producto farmac\u00e9utico en s\u00ed mismo, pero que se concedi\u00f3 \u00fanicamente respecto del procedimiento de fabricaci\u00f3n, protege, a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, la invenci\u00f3n de dicho producto farmac\u00e9utico\u201d.<\/em><\/p>

3.- LA COMPETENCIA DEL TJUE EN TORNO A LA PATENTABILIDAD DEL ADPIC Y SUS NORMAS TRANSITORIAS.<\/h2>

La doctrina sentada por el TJUE, efectivamente, parece contraria a la doctrina espa\u00f1ola. Pero s\u00f3lo en una lectura superficial. Debe interpretarse esta afirmaci\u00f3n, \u201cparece contraria\u201d, en este sentido: la doctrina apunta a que la mente del tribunal comunitario est\u00e1 ponderando los intereses en juego y las cuestiones planteadas de derecho transitorio de un modo diferente al espa\u00f1ol, pero el examen de las cuestiones sometidas a su decisi\u00f3n evidencia que en realidad su pronunciamiento est\u00e1 condicionado por la pregunta y por el concreto escenario griego del que \u00e9sta procede.<\/p>

No obstante, antes de comprobarlo, es evidente que para cualquiera que hubiera conocido la doctrina del TJUE en materia de patentes y, m\u00e1s espec\u00edficamente, sobre la regulaci\u00f3n del ADPIC en materia de patentes y la competencia del propio tribunal, la tesis que ahora ha pasado a defender el TJUE es ciertamente llamativa. La STJUE de 18 de julio de 2013 ha resuelto la primera cuesti\u00f3n formulada declarando que el art\u00edculo 27 del ADPIC \u201cest\u00e1 comprendido en el \u00e1mbito de la pol\u00edtica comercial com\u00fan<\/em>\u201d. Con esta reciente sentencia, por tanto, el TJUE trata de superar su doctrina tradicional al respecto en torno a su propia competencia en relaci\u00f3n a estos problemas para efectuar una clara y p\u00fablica reclamaci\u00f3n de los mismos. No se trata pues de qu\u00e9 respuesta dar a la eficacia de las reservas al CPE tras el ADPIC, sino, por ahora, de se\u00f1alar que la interpretaci\u00f3n de la eficacia de su art\u00edculo 27 debe residenciarse finalmente en el Tribunal de Luxemburgo.<\/p>

3.1.- \u00bfEl art\u00edculo 207 del TFUE?<\/h3>

La forma elegida por el TJUE para escapar de sus propias sentencias y del contenido del\u00a0 mismo TFUE es, en efecto, llamativa: para el Tribunal, nada de lo que se ha dicho hasta ahora es aplicable ya al art\u00edculo 27 del ADPIC; desde la entrada en vigor del TFUE, el precepto capital es su art\u00edculo 207, encuadrado en el T\u00edtulo I de su Quinta Parte, dedicada, como es sabido\u2026 a la acci\u00f3n exterior de la Uni\u00f3n.<\/p>

La tesis del TJUE ha sido clara hasta este pronunciamiento de 2013. Como recoge la SAP Barcelona secc. 15\u00aa de 17 de enero de 2008, es dif\u00edcil negar a priori la competencia interpretativa del TJUE sobre esta cuesti\u00f3n, pero es igualmente dif\u00edcil negar que, en el caso de las patentes, esa competencia depende de la existencia de normativa comunitaria al respecto. Seg\u00fan las sentencias\u00a0Haegeman<\/em>\u00a0de 30 de abril de 1974 y la sentencia\u00a0Demirel<\/em>\u00a0de 30 de septiembre de 1987, los tratados mixtos como el ADPIC, que atribuyen competencias a la Comunidad Europea y a los Estados miembros, forman parte de la competencia interpretativa del Tribunal de Justicia, consider\u00e1ndolos actos aprobados por los \u00f3rganos comunitarios, con el mismo estatuto en el ordenamiento jur\u00eddico de la Uni\u00f3n que los acuerdos puramente comunitarios, ya que conciernen a \u00e1mbitos conferidos a la Comunidad.\u00a0As\u00ed, el Dictamen 1\/94 de 15 de noviembre, emitido a petici\u00f3n de la Comisi\u00f3n con objeto de clarificar el alcance de las atribuciones de la Comunidad Europea para celebrar todas las partes del Acuerdo por el que se establece la OMC, al estudiar la naturaleza, exclusiva o compartida, de tales atribuciones, se\u00f1al\u00f3 que la armonizaci\u00f3n de los derechos de propiedad intelectual amparados en el anexo\u00a0C del Acuerdo OMC hab\u00eda sido hasta esa fecha incompleta, indicando la ausencia de normativa comunitaria vigente en materia de patentes,\u00a0abriendo paso as\u00ed a una\u00a0 jurisprudencia que propugnaba la existencia de una normativa comunitaria como criterio determinante de la capacidad del Tribunal de Justicia para interpretar los convenios internacionales mixtos.<\/p>

La sentencia\u00a0Herm\u00e8s<\/em>\u00a0de 16 de junio de 1998\u00a0confirm\u00f3 esta doctrina en materia de protecci\u00f3n jurisdiccional del derecho de marca (art. 50 del ADPIC), y el TJUE la ratific\u00f3 en la sentencia\u00a0Dior\/Assco<\/em>\u00a0de 14 de diciembre de 2000, que extendi\u00f3 su capacidad hermen\u00e9utica del art\u00edculo\u00a050 del Acuerdo ADPIC, adem\u00e1s de a las marcas, a los restantes derechos de propiedad intelectual, pero limitando la argumentaci\u00f3n, no al principio general de necesidad de una interpretaci\u00f3n uniforme, seg\u00fan propon\u00eda el abogado general, lo que le autorizar\u00eda a erigirse en \u00faltimo int\u00e9rprete de los convenios mixtos firmados por la Comunidad, sino a la conveniencia de una interpretaci\u00f3n armonizada de la norma procesal contenida en el art\u00edculo 50 del ADPIC (las medidas provisionales). Sea como fuere, esta metodolog\u00eda para delimitar las potestades comunitarias aparece tambi\u00e9n en las sentencias\u00a0Comisi\u00f3n\/Irlanda<\/em>\u00a0de 19 de marzo de 2002 sobre la adhesi\u00f3n al Convenio de Berna en materia de propiedad intelectual, en la sentencia\u00a0Laguna de Berre<\/em>\u00a0de 7 de octubre de 2004 y en la sentencia\u00a0F\u00e1brica de MOX\u00a0<\/em>de 30 de mayo de 2006.<\/p>

Finalmente, fue la sentencia de TJUE de 11 de septiembre de 2007 (C-431\/2005,\u00a0Merck vs Merck Gen\u00e9ricos<\/em>) la que ha acabado por consolidar este criterio, afirmando, con arreglo a las sentencias precedentes, que las disposiciones del Acuerdo ADPIC forman parte del ordenamiento jur\u00eddico comunitario y el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse con car\u00e1cter prejudicial sobre su interpretaci\u00f3n, para definir las obligaciones que la Comunidad ha asumido con su firma y para interpretar las disposiciones del Acuerdo ADPIC a estos efectos. Y reiterando la sentencia\u00a0Dior<\/em>, se insiste de nuevo en que, cuando se trata de un \u00e1mbito en el que la Comunidad a\u00fan no ha legislado y que, por consiguiente, es competencia de los Estados miembros, la protecci\u00f3n de los derechos de propiedad intelectual y las medidas adoptadas con este fin por las autoridades judiciales no se rigen por el Derecho comunitario, de forma que \u00e9ste no impone ni excluye que el ordenamiento jur\u00eddico de un Estado miembro reconozca a los particulares el derecho a invocar directamente una norma contenida en el Acuerdo ADPIC o que los jueces apliquen de oficio esta norma.<\/p>

As\u00ed pues, la respuesta dada por el TJUE hasta el momento a la cuesti\u00f3n de la existencia de legislaci\u00f3n comunitaria relevante en materia de patentes, cuando lo que se plantea es la aplicaci\u00f3n directa del plazo m\u00ednimo de protecci\u00f3n del art\u00edculo 33 del ADPIC, ha sido rotundamente negativa: ni la Directiva 98\/44 es relevante, pues se refiere a una materia puntual y aislada de este \u00e1mbito, a saber, la patentabilidad de las invenciones biotecnol\u00f3gicas, ni el Reglamento n\u00ba\u00a02100\/94, que instaura un r\u00e9gimen de protecci\u00f3n comunitaria de las obtenciones vegetales, puede asimilarse al de las patentes, seg\u00fan ha admitido la Comisi\u00f3n de las Comunidades Europeas. Adem\u00e1s, respecto al Reglamento n\u00ba\u00a01768\/92, al que puede a\u00f1adirse el Reglamento (CE) n\u00ba\u00a01610\/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protecci\u00f3n para los productos fitosanitarios, el TJUE afirma que el certificado complementario no afecta al alcance nacional y, por lo tanto, eventualmente diferente, de la protecci\u00f3n que confiere la patente ni, m\u00e1s espec\u00edficamente, a la duraci\u00f3n como tal de la patente, que sigue rigi\u00e9ndose por el Derecho nacional en virtud del cual fue obtenida.<\/p>

En definitiva, la sentencia de 11 de septiembre de 2007 cerr\u00f3 – parec\u00eda – la discusi\u00f3n con este mensaje:<\/p>

\u201c46. \u00a0Es necesario constatar que la Comunidad todav\u00eda no ha ejercido sus competencias en el \u00e1mbito de las patentes o, al menos que, en el plano interno, este ejercicio ha sido, hasta la fecha, insuficientemente importante para que se pueda considerar que, en el estado actual, este \u00e1mbito corresponda al Derecho comunitario.<\/em><\/p>

47. \u00a0\u00a0 A la vista del principio recordado en el apartado 34 de la presente sentencia, debe deducirse que, en la medida en que el art\u00edculo 33 del Acuerdo ADPIC corresponde a un \u00e1mbito en el que, en la fase actual de la evoluci\u00f3n del Derecho comunitario, los Estados miembros tienen la competencia principal, \u00e9stos pueden reconocer o no un efecto directo a esta disposici\u00f3n.<\/em><\/p>

48.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En estas circunstancias, es necesario responder a las cuestiones planteadas que, en el estado actual de la normativa comunitaria en el \u00e1mbito de las patentes, el Derecho comunitario no se opone a que el art\u00edculo 33 del Acuerdo ADPIC sea aplicado directamente por un \u00f3rgano jurisdiccional nacional en las condiciones previstas por el Derecho nacional.<\/em>\u201d<\/p>

En la vista en el TJUE, \u00e9sta fue la tesis defendida por Reino Unido, Portugal, Italia, y muy significativamente, por la propia Grecia. De hecho, la propia sentencia de 18 de julio de 2013 parte de esta tesis, siquiera sea para enervarla: la Comunidad y sus Estados miembros celebraron el Acuerdo ADPIC en virtud de una competencia compartida, dice, con remisi\u00f3n a las SS\u00a0Dior y Merck Gen\u00e9ricos<\/em>, o autocit\u00e1ndose con su menci\u00f3n a la sentencia de 8 de marzo de 2011, c.\u00a0Lesoochran\u00e1rske zoskupenie<\/em>, a\u00fan m\u00e1s reciente. Siendo as\u00ed, y siendo el ADPIC un acuerdo mixto, parec\u00eda claro que, por un principio elemental de seguridad jur\u00eddica y siguiendo sentencias dictadas recientemente proced\u00eda examinar si la Uni\u00f3n Europea ha ejercido sus competencias en el \u00e1mbito de las patentes o, m\u00e1s concretamente, de la patentabilidad.<\/p>

Pues bien, para el TJUE, siguiendo la propuesta del Ejecutivo comunitario, la cuesti\u00f3n del reparto de las competencias de la Uni\u00f3n y de los Estados miembros debe examinarse sobre la base del Tratado actualmente en vigor, de modo que ya \u201cno son pertinentes para determinar en qu\u00e9 medida el Acuerdo ADPIC est\u00e1 sometido, a partir de la entrada en vigor del Tratado FUE, a la competencia exclusiva de la Uni\u00f3n en materia de pol\u00edtica comercial com\u00fan ni el Dictamen 1\/94, de 15 de noviembre de 1994 (Rec. p.\u00a0I\u20115267), en el que el Tribunal de Justicia indic\u00f3, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 113 del Tratado\u00a0CE, qu\u00e9 disposiciones del Acuerdo ADPIC formaban parte de la pol\u00edtica comercial com\u00fan y, por lo tanto, estaban sometidas a la competencia exclusiva de la Comunidad, ni la sentencia Merck Gen\u00e9ricos – Productos Farmac\u00e9uticos, antes citada, que, en una fecha en la que el art\u00edculo 133\u00a0CE estaba en vigor, establec\u00eda la l\u00ednea divisoria entre las obligaciones derivadas del Acuerdo ADPIC asumidas por la Uni\u00f3n y las que segu\u00edan incumbiendo a los Estados miembros<\/em>\u201d (apartado 48).<\/p>

Nada de lo anterior rige ya. Y el n\u00facleo novedoso que emplea el TJUE no es, como pudiera pensarse, el hecho de la creaci\u00f3n de la patente unitaria. Esta sentencia es posterior al Reglamento UE 1257\/2012, de 17 de diciembre de 2012, y al 1260\/2012, incluso es posterior al Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes, que se public\u00f3 en el DOUE con fecha 20 de junio de 2013. Y en ning\u00fan momento se le ocurre al TJUE afirmar que el Derecho Comunitario de Patentes se ha desarrollado merced a este nuevo t\u00edtulo de propiedad industrial, sabiendo como sabe que la normativa citada, aunque s\u00ed recoge algunas normas sobre los efectos de las patentes unitarias (ius prohibendi, l\u00edmites, agotamiento), en realidad se rige sustancialmente por el CPE, pues se trata de t\u00edtulos concedidos por la EPO con efecto unitario. La patentabilidad, concretamente, no ha experimentado ninguna variaci\u00f3n tras la enorme novedad que supone la patente unitaria, y las normas sustantivas que s\u00ed se han incluido tampoco son novedosas.<\/p>

La nueva clave es el mencionado art\u00edculo 207.1\u00a0TFUE, que entr\u00f3 en vigor el 1 de diciembre de 2009:<\/p>

\u201cLa pol\u00edtica comercial com\u00fan se basar\u00e1 en principios uniformes, en particular por lo que se refiere a las modificaciones arancelarias, la celebraci\u00f3n de acuerdos arancelarios y comerciales relativos a los intercambios de mercanc\u00edas y de servicios, y los aspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial, las inversiones extranjeras directas, la uniformizaci\u00f3n de las medidas de liberalizaci\u00f3n, la pol\u00edtica de exportaci\u00f3n, as\u00ed como las medidas de protecci\u00f3n comercial [\u2026]. La pol\u00edtica comercial com\u00fan se llevar\u00e1 a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acci\u00f3n exterior de la Uni\u00f3n<\/em>\u201d.<\/p>

En opini\u00f3n del TJUE, es relevante el hecho de que para la redacci\u00f3n del art\u00edculo 207 se haya introducido, de una forma expresa y consciente, buscando a prop\u00f3sito la denominaci\u00f3n misma del ADPIC, los aspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial, algo que no figuraba en el antecedente, el art\u00edculo 133\u00a0TCE, que era el que estaba en vigor cuando se celebr\u00f3 el ADPIC. Como resulta, pues, del art\u00edculo 207, y en particular de su segunda frase, seg\u00fan la cual la pol\u00edtica comercial com\u00fan se inscribe en el marco de la acci\u00f3n exterior de la Uni\u00f3n, la mencionada pol\u00edtica se refiere al comercio con los Estados terceros, y no al comercio en el mercado interior. Un acuerdo celebrado por la UE puede tener ciertas repercusiones sobre el comercio internacional, pero eso \u00a0no basta para concluir que dicho acto deba incluirse en la categor\u00eda de los acuerdos comprendidos en la pol\u00edtica comercial com\u00fan. En cambio, un acto de la Uni\u00f3n forma parte de la pol\u00edtica comercial com\u00fan cuando tenga como objeto espec\u00edfico el comercio internacional, en la medida en que est\u00e9 dirigido, en lo esencial, a promover, facilitar o regular dicho comercio y produzca efectos directos e inmediatos en \u00e9ste (dictamen 2\/00, de 6 de diciembre de 2001, SS 12 de mayo de 2005, c.\u00a0Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia y ERSA<\/em>, y de 8\u00a0de septiembre de 2009, c.\u00a0Comisi\u00f3n\/Parlamento y Consejo<\/em>). En consecuencia, entre las normas adoptadas por la Uni\u00f3n en materia de propiedad intelectual e industrial \u00fanicamente pueden estar comprendidas en el concepto de \u201caspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial<\/em>\u201d, contemplado en el art\u00edculo 207.1\u00a0TFUE, y pertenecer, por consiguiente, al \u00e1mbito de la pol\u00edtica comercial com\u00fan, aqu\u00e9llas que presenten un v\u00ednculo espec\u00edfico con el comercio internacional. Y este es el caso de las normas contenidas en el Acuerdo ADPIC. Aunque dichas normas no tengan como objeto las modalidades, aduaneras o de otro tipo, de las operaciones de comercio internacional consideradas en cuanto tales, presentan un v\u00ednculo espec\u00edfico con el comercio internacional.<\/p>

El resultado es que, para el TJUE, su competencia para la delimitaci\u00f3n del efecto directo del ADPIC en la esfera interna de los Estados miembros de la Uni\u00f3n y su repercusi\u00f3n en la reservas al CPE, que en definitiva es sobre lo que se le preguntaba, no depende ya de qu\u00e9 normas de armonizaci\u00f3n o legislaci\u00f3n propia haya dictado la Uni\u00f3n en materia de patentes, pues deriva directamente de que el ADPIC se encuadra en la acci\u00f3n exterior de la Uni\u00f3n. No se trata de ver el problema en el mercado interior: debe ser contemplado desde la perspectiva de asuntos exteriores, m\u00e1s concretamente, de comercio exterior.<\/p>

A mi juicio es una tesis aventurada. El art\u00edculo 207 est\u00e1 precedido por el art\u00edculo 205, que inaugura la Quinta Parte del TFUE y sirve de disposici\u00f3n general; y seg\u00fan este precepto se trata de disciplinar \u201c(l)a acci\u00f3n de la Uni\u00f3n en la escena internacional<\/em>\u201d.\u00a0 El mandato primero es que los Estados miembros adoptar\u00e1n una pol\u00edtica comercial com\u00fan en dicha escena internacional, promoviendo el armonioso desarrollo del comercio mundial y la supresi\u00f3n progresiva y reducci\u00f3n de las actuales restricciones y barreras (art. 206 TFUE). La l\u00f3gica del art\u00edculo 207, por tanto, es clara: para lograr esa pol\u00edtica comercial com\u00fan en el exterior, hay que homogeneizar, lograr principios comunes, uniformar: \u201cLa pol\u00edtica comercial com\u00fan se basar\u00e1 en principios uniformes, en particular (\u2026) los aspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial, (\u2026)<\/em>\u201d. De los acuerdos y tratados internacionales que haya que celebrar y suscribir se ocupan los apartados siguientes, finalizando el art\u00edculo 207 con este sexto apartado:<\/p>

\u201cEl ejercicio de las competencias atribuidas por el presente art\u00edculo en el \u00e1mbito de la pol\u00edtica comercial com\u00fan no afectar\u00e1 a la delimitaci\u00f3n de las competencias entre la Uni\u00f3n y los estados miembros ni conllevar\u00e1 una armonizaci\u00f3n de las disposiciones legales o reglamentarias de los estados miembros en la medida en que los Tratados excluyan esa armonizaci\u00f3n\u201d.<\/em><\/p>

Resulta l\u00f3gico, desde luego, que trazar una pol\u00edtica comercial com\u00fan desde 2010 en adelante exija uniformar ciertos principios, y entre ellos ocupa un lugar destacado la necesidad de contar con principios uniformes en materia de propiedad intelectual, pues sin esta uniformidad las piezas comerciales no encajar\u00e1n en el exterior a la hora de comerciar. Era eso, en efecto y precisamente, lo que pretend\u00eda el ADPIC a escala global. Pero, si de uniformar se trata, habr\u00e1 que concluir necesariamente que todos los Estados miembros de la Uni\u00f3n Europea, como Grecia y Espa\u00f1a, deben respetar dichas normas b\u00e1sicas, es decir, deber\u00e1n respetar ineludiblemente, no s\u00f3lo en el exterior, sino en sus propias normas internas, los principios de patentabilidad que contiene el ADPIC. Desde esta perspectiva, por tanto, fijar los requisitos de patentabilidad m\u00ednimos no es ya una cuesti\u00f3n de la pol\u00edtica exterior de la Uni\u00f3n, sino una cuesti\u00f3n central de nuestro mercado integral. Era desde esta perspectiva que se le preguntaba al TJUE, por m\u00e1s efectos reflejos que la cuesti\u00f3n produzca en el comercio exterior. Fue por eso que las partes litigantes y los Gobiernos que intervinieron ante el TJUE insistieron en la vista en algo evidente, como es que, incluso asumiendo que el art\u00edculo 207 TFUE hizo una llamada al ADPIC, al menos sus disposiciones relativas a las normas sobre la existencia, el alcance y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual – entre las que figura el art\u00edculo 27 – est\u00e1n comprendidas en el \u00e1mbito del mercado interior, con arreglo, en particular, a los art\u00edculos 114\u00a0y 118\u00a0TFUE.<\/p>

Estos preceptos no aluden a la pol\u00edtica exterior, sino que se incluyen en el T\u00edtulo VII de la Tercera Parte, dedicada a las normas sobre libre competencia, fiscalidad y aproximaci\u00f3n de legislaciones. Y dentro de la aproximaci\u00f3n de legislaciones, el art\u00edculo 118, aludiendo de entrada al \u201c\u00e1mbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior<\/em>\u201d, recoge la posibilidad de crear t\u00edtulos europeos de propiedad intelectual e industrial para garantizar una protecci\u00f3n uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en el seno de la Uni\u00f3n. Normas de armonizaci\u00f3n interna, no de asuntos exteriores, ciertamente; pero con la circunstancia esencial de que esta pol\u00edtica de armonizaci\u00f3n no puede en ning\u00fan caso obviar los mandatos del ADPIC. Como dice la misma STJUE de 18 de julio de 2013 que analizamos:<\/p>

\u201cCiertamente, tras la entrada en vigor del Tratado FUE, la Uni\u00f3n sigue siendo plenamente capaz de legislar en materia de derechos de propiedad intelectual e industrial, en virtud de sus competencias en el \u00e1mbito del mercado interior. Sin embargo, los actos adoptados sobre ese fundamento y destinados a regir espec\u00edficamente para la Uni\u00f3n deber\u00e1n respetar las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual contenidas en el Acuerdo ADPIC, normas que, como ocurr\u00eda anteriormente, siguen estando destinadas a uniformizar determinadas reglas en la materia a escala mundial y a facilitar de ese modo el comercio internacional\u201d.<\/em><\/p>

No cabe duda de que el proceso de creaci\u00f3n de la patente unitaria se enmarca en los principios del mercado interior de los que habla el art\u00edculo 118 TFUE. El Dictamen del TJUE 1\/09, de 8 de marzo de 2011, relativo al por entonces proyecto de acuerdo para la creaci\u00f3n de un sistema unificado de resoluci\u00f3n de litigios en materia de patentes y la \u00a0compatibilidad de dicho proyecto con los Tratado, se\u00f1al\u00f3 en su apartado 78:<\/p>

\u201cEn cambio, el \u00f3rgano jurisdiccional internacional previsto en el presente proyecto de acuerdo est\u00e1 llamado a interpretar y aplicar no s\u00f3lo las disposiciones del mismo acuerdo, sino tambi\u00e9n del futuro reglamento sobre la patente comunitaria as\u00ed como de otros instrumentos del Derecho de la Uni\u00f3n, en particular reglamentos y directivas con los que el citado reglamento deber\u00eda, en su caso, ser conjuntamente interpretado, a saber disposiciones relativas a otros reg\u00edmenes de propiedad intelectual, as\u00ed como las reglas del Tratado FUE relativas al mercado interior y al Derecho de la competencia. De igual modo, es posible que el TP est\u00e9 llamado a dirimir un litigio pendiente ante \u00e9l a la luz de los derechos fundamentales y los principios generales del Derecho de la Uni\u00f3n, o incluso a examinar la validez de un acto de la Uni\u00f3n\u201d.<\/em><\/p>

La creaci\u00f3n del Tribunal Unificado de Patentes exig\u00eda su conexi\u00f3n imprescindible con el TJUE, al que se pretend\u00eda dejar fuera (rectius, fuera por completo); y la competencia del TJUE proven\u00eda, por supuesto, de la necesidad de armonizar la interpretaci\u00f3n del Derecho Comunitario sobre cualquier norma relativa al mercado interior, sin mencionar de modo alguno que esto, adem\u00e1s, ten\u00eda y tiene un evidente reflejo en la pol\u00edtica comercial com\u00fan en la escena internacional porque los principios b\u00e1sicos sobre patentabilidad habr\u00edan de ser los mismos. Sostener en ese momento que los requisitos de patentabilidad del ADPIC son aspectos comerciales de la propiedad industrial y que el TJUE era competente por mor del art\u00edculo 207, dedicado a pol\u00edtica exterior, no hubiera sido comprendido.<\/p>

El primer considerando del Reglamento UE n\u00ba 1257\/2012, de diciembre de 2012, por el que se estableci\u00f3 una cooperaci\u00f3n reforzada en el \u00e1mbito de la creaci\u00f3n de la patente unitaria, resume esta doble perspectiva:<\/p>

\u201c(1) La creaci\u00f3n de condiciones jur\u00eddicas que permitan a las empresas adecuar sus actividades de fabricaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de productos m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras nacionales y que ampl\u00eden sus posibilidades de elecci\u00f3n y oportunidades contribuye al logro de los objetivos de la Uni\u00f3n establecidos en el art\u00edculo 3, apartado 3, del Tratado de la Uni\u00f3n Europea. Las empresas deben contar, entre otros instrumentos jur\u00eddicos, con un t\u00edtulo de patente que otorgue protecci\u00f3n uniforme dentro del mercado interior o, al menos, en una parte significativa del mismo\u201d.<\/em><\/p>

Condiciones jur\u00eddicas para las empresas m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras nacionales, comunitarias o no, e instrumentos jur\u00eddicos eficaces, como un t\u00edtulo de patente que otorgue protecci\u00f3n uniforme dentro del mercado interior. La conclusi\u00f3n es clara: si en virtud de los compromisos contra\u00eddos, tanto por los Estados miembros como por la propia Uni\u00f3n, los principios b\u00e1sicos son los mismos, tratar de enfatizar la competencia en pol\u00edtica internacional pero obviar por completo el mercado interior s\u00f3lo puede responder a un acto consciente de alejamiento de las normas de armonizaci\u00f3n, pues en definitiva la Uni\u00f3n sigue enfrentada al problema central de que no ha dictado normas suficientes en materia de patentes que armonizar.<\/p>

Es m\u00e1s, y como se ha comprobado, las instituciones comunitarias han extra\u00eddo el derecho sustantivo sobre patentes del acuerdo sobre cooperaci\u00f3n reforzada para remitirlo al acuerdo sobre el Tribunal Unificado, declinando as\u00ed esa posible armonizaci\u00f3n. Cuando los Estados que integran la UE (salvo Espa\u00f1a e Italia) han decidido crear un Tribunal Unificado de Patentes escapando del TJUE – por m\u00e1s que se haya recogido la cuesti\u00f3n prejudicial -, el TJUE dinamita su s\u00f3lida tesis sobre acuerdos mixtos, que centra su competencia en la existencia de normativa armonizada que precise de ser interpretada, y acude a la acci\u00f3n exterior de la Uni\u00f3n para justificar su competencia exclusiva para interpretar el art\u00edculo 27 del ADPIC, esto es, para interpretar a posteriori un acuerdo que en su momento fue concertado en virtud de competencias compartidas con los Estados.<\/p>

Como ya he dicho en otras ocasiones, no creo que sea un recurso consistente: m\u00e1s al contrario, asistimos a un cambio de rumbo perfectamente consciente y dirigido a mantener al TJUE, del que se ha querido huir, en el debate europeo sobre las patentes.<\/p>

3.2.- \u00bfMandatos al legislador, derechos privados, ambas cosas?<\/h3>

En las \u00faltimas resoluciones del TJUE late adem\u00e1s un concepto de la norma que creo no es exacta y que, sin embargo, antes s\u00ed que era ajustado. Afirmado que el art\u00edculo 207 impone la competencia del TJUE por ser pol\u00edtica de exteriores y que eso precisa que se trate de una norma vinculada al comercio internacional de la Uni\u00f3n y sus Estados miembros, se justifica la existencia de una norma de comercio internacional, adem\u00e1s de por la denominaci\u00f3n del ADPIC, coincidente con la que usa el TFUE, de esta forma:<\/p>

<\/a>\u201c53\u00a0\u00a0\u00a0\u00c9ste es el caso de las normas contenidas en el Acuerdo ADPIC. Aunque dichas normas no tengan como objeto las modalidades, aduaneras o de otro tipo, de las operaciones de comercio internacional consideradas en cuanto tales, presentan un v\u00ednculo espec\u00edfico con el comercio internacional. En efecto, el citado Acuerdo es parte integrante del r\u00e9gimen de la OMC y constituye uno de los principales acuerdos multilaterales en los que se basa este r\u00e9gimen.<\/em><\/p>

54\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Esta especificidad del v\u00ednculo con el comercio internacional queda ilustrada por el hecho de que el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la soluci\u00f3n de diferencias, que constituye el anexo 2 del Acuerdo por el que se establece la OMC y que se aplica al Acuerdo ADPIC, autoriza, en virtud de su art\u00edculo 22, apartado 3, la suspensi\u00f3n cruzada de concesiones entre este \u00faltimo Acuerdo y los dem\u00e1s acuerdos multilaterales principales que componen el Acuerdo por el que se establece la\u00a0OMC\u201d.<\/em><\/p>

Es decir, el art\u00edculo 27 del ADPIC, sobre materia patentable, se refiere al comercio internacional porque se integra en la OMC y su sistema de soluci\u00f3n de diferencias, y en el art\u00edculo 22.3 del Entendimiento de Soluci\u00f3n de Diferencias (ESD) se prev\u00e9 que un Estado al que se le ha dictado en contra una resoluci\u00f3n o una recomendaci\u00f3n, adem\u00e1s de poder no cumplir con ellas y compensar al Estado actor, puede acudir a la suspensi\u00f3n de una concesi\u00f3n que el actor le tuviere hecha, incluyendo entre esas posibles suspensiones de concesiones las relativas a la propiedad intelectual del ADPIC.[ 2 ]<\/a>\u00a0La referencia al ESD de la OMC no es casual: se sigue sustentando la imposibilidad de invocar el ADPIC por los particulares ante los tribunales nacionales en la necesidad de respetar y no interferir en los mecanismos de soluci\u00f3n de diferencias entre los Estados miembros de la OMC.<\/p>

Pero como dijo la SAP Barcelona secc. 15\u00aa de 17 de enero de 2008, de la que fui ponente, esa doctrina no es aplicable cuando de un derecho privado de propiedad intelectual se trata. Y ello porque la necesidad de no interferir en las prerrogativas de las instituciones pol\u00edticas comunitarias, para actuar dentro del margen de negociaci\u00f3n que se les confiere en el Memorando sobre la resoluci\u00f3n de diferencias,\u00a0s\u00f3lo servir\u00eda para los \u00e1mbitos en los que verdaderamente haya posibilidad de transacci\u00f3n. Como indica el Abogado General en las Conclusiones del c.\u00a0Merck Gen\u00e9ricos<\/em>, presentadas el 23 de enero de 2007, la naturaleza de la regulaci\u00f3n que se pretende armonizar, los derechos de propiedad intelectual e industrial, se aviene mal con el mecanismo de soluci\u00f3n de diferencias, pues, por definici\u00f3n, esos derechos pertenecen a los individuos y no a los Estados.<\/p>

En efecto, el ADPIC reconoce derechos de los ciudadanos afectados, derechos de \u00edndole patrimonial y estrictamente privada, como se plasma ya en el mismo pre\u00e1mbulo del Anexo 1C (\u201cReconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados\u2026<\/em>\u201d). El que un Estado o la misma Uni\u00f3n Europea puedan acudir y hayan acudido, en una posici\u00f3n u otra, al mecanismo de soluciones pactadas y compensatorias que prev\u00e9 el Anexo 2 del Acuerdo OMC ante violaciones de sus normas comerciales y arancelarias (por ejemplo, el mercado textil, en el que se inserta el conflicto del que se ocupaba la sentencia Portugal\/Consejo), no puede esgrimirse como argumento para negar que el particular, al que se le reconoce un derecho privado, puede a su vez asumir la defensa del mismo, pues el Estado y el individuo act\u00faan respectivamente en la esfera de gesti\u00f3n que el ADPIC les reconoce. La sentencia ya mencionada de la Audiencia de Barcelona concluy\u00f3:<\/p>

\u201cPor tanto, y aunque en el seno de la Organizaci\u00f3n Mundial del Comercio Espa\u00f1a o la Uni\u00f3n Europea cuenten con las mencionadas prerrogativas de negociaci\u00f3n ante posibles violaciones de las normas, no ya del ADPIC, sino de todo el entramado jur\u00eddico que crea la OMC, estas facultades negociadoras no se ver\u00e1n afectadas porque los particulares, titulares de un derecho a patentar sin discriminaci\u00f3n sus innovaciones qu\u00edmicas y farmac\u00e9uticas, reivindiquen su protecci\u00f3n ante los Juzgados y Tribunales espa\u00f1oles, que podr\u00e1n otorgarla o no aplicando directamente normas que forman parte de nuestro ordenamiento interno, sin que el Derecho Comunitario suponga \u00f3bice alguno para ello\u201d.<\/p>

La cuesti\u00f3n enlaza con la autoejecutividad de la norma del ADPIC, resuelta en Espa\u00f1a en un sentido positivo por el Tribunal Supremo. En las Conclusiones del Abogado General del caso\u00a0Daiichi\/Sanofi vs Demo<\/em>, \u00e9ste insiste en que \u201c(102)\u00a0[\u2026] el art\u00edculo 27 del Acuerdo ADPIC viene a establecer unos principios y criterios de \u00abpatentabilidad\u00bb que, obviamente, est\u00e1n dirigidos al poder p\u00fablico responsable de la legislaci\u00f3n material sobre el Derecho de patentes. No es necesario entrar aqu\u00ed en qui\u00e9n deba ser ese poder p\u00fablico: basta con declarar que tiene que haber una actuaci\u00f3n legislativa. (\u2026) 104. En conclusi\u00f3n: El art\u00edculo 27 del Acuerdo ADPIC, en su conexi\u00f3n con el art\u00edculo 70 del mismo Acuerdo, carece, en mi opini\u00f3n, de efecto directo, en el sentido de que no se trata de un precepto que pueda ser invocado directamente por los particulares, ya sea frente a los poderes p\u00fablicos, ya sea, como en este caso, frente a otros particulares<\/em>\u201d. La tesis resulta err\u00f3nea por incompleta: debe insistirse en que el ADPIC reconoce derechos de \u00edndole patrimonial y estrictamente privada (pre\u00e1mbulo del Anexo 1C: \u201cReconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados\u2026<\/em>\u201d), que es lo que animaba la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea de 16 de noviembre de 2004 (C-245\/2002, c. Dior), cuando precisaba que los Estados miembros est\u00e1n obligados, desde la fecha de aplicaci\u00f3n del Acuerdo ADPIC, \u201ca cumplir todas las obligaciones que resultan de \u00e9l en relaci\u00f3n con la materia existente<\/em>\u00ab.<\/p>

El mandato a los legisladores nacionales para desarrollar su normativa de forma acorde con el ADPIC y su est\u00e1ndar, concretamente y en lo que nos ocupa para no discriminar entre patentes de producto farmac\u00e9utico y de procedimiento de obtenci\u00f3n, lleva aparejado un derecho privado a proteger las invenciones de esta forma, y por supuesto, el derecho a exigirlo ante los tribunales. As\u00ed lo entendi\u00f3 en 2007 otro Abogado General, el Sr. Ruiz Jarabo.<\/p>

3.3.- La competencia para fijar la eficacia de la reserva al CPE es nacional.<\/h3>

Si todo lo anterior es importante, m\u00e1s decisivo a\u00fan es contemplar c\u00f3mo el TJUE, incluso asumiendo su competencia al amparo del art\u00edculo 207 TFUE y la ruptura con su doctrina anterior, se encuentra enfrentado a su propia tesis, lo que en definitiva muestra que no es adecuada: reclama una competencia exclusiva para interpretar el ADPIC, pero al tratar la eficacia de las reservas al CPE no puede hacerlo fuera del camino que le marca el tribunal nacional.<\/p>

Seg\u00fan el art\u00edculo 167.2.a) del CPE, tan citado, cualquier Estado contratante \u201cpodr\u00e1 reservarse la facultad de prever\u2026 Que las patentes europeas, en la medida en que confieran protecci\u00f3n a productos qu\u00edmicos, farmac\u00e9uticos o alimenticios como tales, no surtir\u00e1n efecto o podr\u00e1n ser anuladas\u00a0conforme a las disposiciones en vigor para las patentes nacionales<\/strong>\u2026<\/em>\u201d. Existen m\u00e1s pronunciamientos del mismo TJUE en ese sentido (SSTJUE de 16 de septiembre de 1999, c.\u00a0Farmitalia<\/em>, o de 13 de julio de 2006 c.\u00a0Roche Nederland BV<\/em>, por ejemplo), destacando en ellas que corresponde a los tribunales del Estado firmante del CPE determinar si un determinado producto est\u00e1 protegido por una patente, aplicando al efecto la correspondiente ley nacional. Es por eso, claro, que en el caso Daiichi el TJUE parte de la base que, en torno al producto farmac\u00e9utico, le proporciona el Tribunal que formula la cuesti\u00f3n prejudicial, es decir, que \u201c\u2026\u00a0dicha invenci\u00f3n no estaba protegida espec\u00edficamente seg\u00fan las reglas que regulaban hasta entonces dicha patente\u2026<\/em>\u201d (apartado 81), y es por eso, en consecuencia, que enfatizara que \u201cincumbe al \u00f3rgano jurisdiccional remitente verificar<\/em>\u201d el extremo relativo al alcance y efectos de la Reserva griega al CPE (apartado 78).<\/p>

Esta idea central le vale al TJUE para responder igualmente a una pregunta derivada de lo anterior: es tambi\u00e9n el tribunal nacional el que, con arreglo a la ley nacional, debe determinar si la reserva al CPE, atinente por tanto\u00a0 a las patentes europeas, es aplicable o no por analog\u00eda a las nacionales.<\/p>

Adem\u00e1s, cabe mencionar una sentencia igualmente importante y posterior a la tan mencionada sentencia de 18 de julio de 2013, como es la STJUE de 12 de diciembre de 2013 (C-493\/12, c.\u00a0Eli Lilly vs HGS<\/em>) en la que el Tribunal de Justicia recuerda expresamente que carece de toda competencia para interpretar el CPE, dado que, a diferencia de los Estados miembros, la Uni\u00f3n no se ha adherido a \u00e9l. La consecuencia, seg\u00fan se\u00f1ala el mismo el TJUE en el apartado 40 de esta sentencia, es clara: la competencia para apreciar el alcance de las reivindicaciones de una patente concedida por la EPO corresponde a los \u00f3rganos jurisdiccionales nacionales.<\/p>

La importancia de este recordatorio es evidente: de la misma forma que el tribunal griego requirente ha de informar al TJUE sobre qu\u00e9 sentido y alcance tiene en su pa\u00eds una reivindicaci\u00f3n de producto concedida bajo la vigencia de su reserva al CPE, es nuestro Tribunal Supremo el que cumple en \u00faltima instancia con esa funci\u00f3n en Espa\u00f1a, sin que el TJUE tenga nada que decir al respecto. Y el Tribunal Supremo espa\u00f1ol ha sido ya suficientemente claro al explicitar que, a diferencia de la legislaci\u00f3n griega, donde la patente nacional de producto concedida estando en vigor la reserva del art\u00edculo 167 CPE era radicalmente nula y por ello jur\u00eddicamente inexistente, en Espa\u00f1a se asiste a patentes europeas de producto concedidas pero no validadas, que de haberlo sido hubieran sido simplemente anulables.<\/p>

Es decir, que no se introducen ni se crean\u00a0ex novo<\/em>\u00a0patentes de producto farmac\u00e9utico antes inexistentes, sino que se ajusta el registro a la patente concedida en su d\u00eda por la EPO.<\/p>

En consecuencia, la respuesta que puede dar el TJUE a la pregunta que se le formula tiene un condicionante nuclear. Prescindir de \u00e9l es absurdo, se tergiversar\u00eda cualquier interpretaci\u00f3n de la sentencia: no siendo la Uni\u00f3n parte contratante del CPE de 1973, es el tribunal nacional quien tiene que fijar la eficacia interna de la reserva al CPE, y una vez verificado este paso, con arreglo a lo que se haya marcado desde el Estado miembro afectado, entonces y no antes podr\u00e1 el TJUE fijar su posici\u00f3n: no podr\u00e1 dar la misma respuesta en caso de que la patente de producto existiera en la concesi\u00f3n pero no fuera oponible a terceros, en caso de que pudiera ser anulada, o en aquellos otros en los que la patente fuera ex tunc radicalmente nula.<\/p>

La importancia de este extremo es capital para los tribunales espa\u00f1oles y su relaci\u00f3n con el TJUE: la b\u00fasqueda de respuestas de \u00e9ste a ra\u00edz de nuevas cuestiones prejudiciales est\u00e1 presidida por el hecho de que Espa\u00f1a nunca opt\u00f3 por la nulidad, por lo que el Derecho Comunitario y la jurisprudencia del TJUE est\u00e1n avanzando en una l\u00ednea distinta. Vuelvo enseguida a este punto.<\/p>

4.- LA CUESTI\u00d3N NUCLEAR: LA CONCESI\u00d3N O NO DE LA PATENTE DE PRODUCTO.<\/h2>

Sea como fuere, lo cierto es que el TJUE ha reclamado para s\u00ed la competencia para interpretar el art\u00edculo 27 del ADPIC, algo que el juez nacional debe sin duda tener presente. Lo ha hecho agarr\u00e1ndose a la idea de que se trata de una norma dedicada al comercio internacional, tratando de huir del dato sustancial de que la misma norma disciplina y uniformiza el mercado interior y concede derechos privados a ciudadanos y empresas de la Uni\u00f3n, no existiendo al respecto suficiente normativa sustantiva comunitaria. Y lo hace a sabiendas de que es el tribunal nacional, conforme a la ley nacional, el que le marca el camino, condicionando la cuesti\u00f3n prejudicial.<\/p>

Pero siendo mucho m\u00e1s que una evidencia que el juez espa\u00f1ol, como juez comunitario que es, atender\u00e1 a la doctrina que le llegue desde Luxemburgo, la cuesti\u00f3n nuclear no es tanto la raz\u00f3n por la que el TJUE ha querido dar este salto hacia delante, sino el problema sustantivo:<\/p>

El tribunal nos est\u00e1 diciendo que una patente que nunca fue concedida como patente de producto farmac\u00e9utico no se convierte en patente de producto por efecto de la vigencia del ADPIC. \u00bfPero est\u00e1 diciendo que una patente europea que s\u00ed fue concedida para proteger el producto junto al procedimiento de obtenci\u00f3n no protege ese producto, aunque en su validaci\u00f3n nacional no estuviera temporalmente amparado por la reserva hecha al CPE? La respuesta es radicalmente negativa.<\/p>

4.2.- La protecci\u00f3n concedida es una y proviene de la EPO.<\/h3>

Las tesis que tratan de enfrentar evidencias como las anteriores parten de un concepto laxo del principio de unidad de la patente europea, tan laxo que simplemente acaban con \u00e9l. El CPE es muy claro al imponer un texto id\u00e9ntico para todas las patentes europeas en los Estados firmantes (art. 118). Fue por eso, recordemos otra vez, que la Disposici\u00f3n Transitoria del Real Decreto 2424\/1986 – \u201c[e]n virtud de la reserva temporal hecha en el momento del dep\u00f3sito del Instrumento de Adhesi\u00f3n de Espa\u00f1a al Convenio de M\u00fanich sobre la concesi\u00f3n de patente europea de 5 de octubre de 1973, y de acuerdo con lo previsto en el art. 167,apartado 2, del Convenio, las patentes europeas que designen a Espa\u00f1a no producir\u00e1n ning\u00fan efecto en Espa\u00f1a\u00a0en la medida en que confieran protecci\u00f3n a productos qu\u00edmicos y farmac\u00e9uticos<\/strong>\u00a0y mientras dicha reserva est\u00e9 en vigor<\/em>\u201d- se ocupaba de patentes europeas con producto farmac\u00e9utico protegido, bloqueando esa protecci\u00f3n ya existente mientras la reserva espa\u00f1ola fuera operativa, algo que el ADPIC, firmado por Espa\u00f1a a\u00f1os despu\u00e9s, desactiv\u00f3.<\/p>

El \u00e1mbito de protecci\u00f3n de una patente europea viene determinado por sus reivindicaciones, tal como se hayan concedido para el Estado parte del CPE para el que se hubiera solicitado. Lo relevante es el texto de la patente tal como figura en la lengua de procedimiento, pues con arreglo al art\u00edculo 70.1 del CPE, \u201cel texto de la solicitud de patente europea o de la patente europea redactado en la lengua del procedimiento ser\u00e1 el texto que har\u00e1 fe en todos los procedimientos que se tramiten en la Oficina Europea de Patentes y en todos los Estados Contratantes<\/em>\u201d. Siendo as\u00ed, una patente europea con concesi\u00f3n de protecci\u00f3n a un producto qu\u00edmico o farmac\u00e9utico en la lengua de procedimiento puede acceder a una validaci\u00f3n nacional a posteriori por la v\u00eda de la traducci\u00f3n, tal y como impone el Tribunal Supremo espa\u00f1ol.<\/p>

\u00bfY si el producto no tuvo acceso a la patente concedida en la lengua del procedimiento? Quienes mantienen que en este caso la traducci\u00f3n es inviable se basan en el art\u00edculo 70.3 del CPE, que permite que un Estado considere como texto que har\u00e1 fe a la traducci\u00f3n en una lengua oficial de ese Estado, pero s\u00f3lo \u201csi la solicitud de patente europea o la patente europea en la lengua de la traducci\u00f3n confieren una protecci\u00f3n menos extensa que la proporcionada por dichas solicitudes o patentes en las lenguas del procedimiento<\/em>\u201d, lo que igualmente pas\u00f3 al art\u00edculo 11 de nuestro Real Decreto 2424\/1986). Con arreglo a esta norma, no ser\u00eda posible que la traducci\u00f3n ampliara la protecci\u00f3n inicialmente concedida. Esta tesis, a la que alud\u00eda al comienzo de estas l\u00edneas cuando hablaba de una tercera fase en la evoluci\u00f3n del problema y concretada en el momento de escribir estas l\u00edneas en la sentencia de la Audiencia de Barcelona de 22 de octubre de 2014, hace de peor condici\u00f3n a quienes, siguiendo las recomendaciones de la EPO, presentaron un juego separado, beneficia a quienes no siguieron ese camino o simplemente ignorando la reserva espa\u00f1ola al CPE decidieron incluir sus reivindicaciones de producto en el texto original de la patente aunque no tuvieran efecto en nuestro pa\u00eds, y da por supuesto que un laboratorio titular de una patente de producto se autolimita y renuncia \u00e9l porque presenta un juego separado en estas circunstancias, obviando como si fuera un dato despreciable la eficacia que para Espa\u00f1a ten\u00eda la reserva al CPE que el ADPIC permiti\u00f3 superar.<\/p>

Esperaremos a la resoluci\u00f3n final del caso ante la Sala 1\u00aa, aunque no puedo por menos de mostrar mi discrepancia ante la idea de que la patente europea no es una, sino m\u00faltiples patentes nacionales. La STS Sala 3\u00aa de 21 de noviembre de 2011, dictada en el caso del losart\u00e1n antes citado, ya manifest\u00f3 que el alcance de la revisi\u00f3n de la traducci\u00f3n de una patente no puede ser otro, precisamente, que el que el titular pretende con la presentaci\u00f3n de la traducci\u00f3n revisada, es decir, incorporar reivindicaciones contenidas en la patente europea que por alguna raz\u00f3n, como es la tan citada reserva espa\u00f1ola al CPE, no se incorporaron en el juego presentado para Espa\u00f1a: esta traducci\u00f3n, en palabras del Alto Tribunal, se destina a \u201ccompletar la protecci\u00f3n de un invento con reivindicaciones inicialmente no incluidas en un determinado pa\u00eds por razones de naturaleza variada<\/em>\u201d.<\/p>

Debe por supuesto de respetarse la doctrina consolidada del Tribunal Supremo y permitir que aquellos que, teniendo concedido el producto por la EPO y habiendo respetado la reserva espa\u00f1ola al CPE con un juego separado, puedan hacer valer ese producto por la v\u00eda de la traducci\u00f3n revisada, como ha dicho el Alto Tribunal.<\/p>

4.3.- Conclusi\u00f3n: la jurisprudencia espa\u00f1ola no nada contracorriente y la jurisprudencia comunitaria no le empuja a hacerlo.<\/h3>

A la vista de lo anterior, parece claro que Espa\u00f1a cuenta con una jurisprudencia plenamente acorde a los textos legales internacionales y comunitarios vigentes en nuestro pa\u00eds: una patente europea de producto\u00a0concedida por la EPO\u00a0se protege como tal, y en nada contradice esta realidad el hecho de que el TJUE haya entendido, como asimismo entiende la EPO en sus comunicaciones, en ambos casos con correcci\u00f3n, que no es posible ampliar con el producto una patente que\u00a0s\u00f3lo fue concedida para el procedimiento\u00a0por el efecto que el ADPIC haya podido desplegar en cada pa\u00eds. Antes el contrario, se trata de pronunciamientos coherentes todos ellos.<\/p>

La \u00faltima doctrina del TJUE se aplicar\u00e1 a las patentes que est\u00e9n en ese caso, es decir, a las patentes nacionales (si cupiera la analog\u00eda), o a las patentes europeas que nunca contuvieran ni fueran concedidas v\u00e1lidamente con reivindicaciones de producto. Admitir, en efecto, que algo que jam\u00e1s fue concedido vaya a surgir a la vida jur\u00eddica por mor de los art\u00edculos 27 y 70.2 del ADPIC, es decir, por la simple vigencia del acuerdo, ser\u00eda un exceso prohibido.<\/p>

Pero es de toda evidencia que esa doctrina no va m\u00e1s all\u00e1. No afecta en absoluto a todas aquellas patentes europeas que se concedieron en su d\u00eda incluyendo protecci\u00f3n tanto al producto farmac\u00e9utico como al procedimiento, siendo en la traducci\u00f3n y remisi\u00f3n del juego de reivindicaciones para cada pa\u00eds miembro del CPE, en el famoso haz de patentes nacionales, cuando debido a la Reserva al CPE y su art\u00edculo 167 y precisamente para facilitar su aplicaci\u00f3n no se present\u00f3 ante la oficina competente una reivindicaci\u00f3n de producto que estaba perfectamente concedida, pero que no pod\u00eda operar en esos pa\u00edses.<\/p>

La diferencia es sustancial:\u00a0el Tribunal Supremo espa\u00f1ol niega expl\u00edcitamente para Espa\u00f1a el efecto de nulidad radical que opera en Grecia<\/strong>\u00a0(v. por todas STS 10 de mayo de 2011), y por ello no se ocupa de patentes que jam\u00e1s protegieron al producto, sino de patentes europeas que s\u00ed lo proteg\u00edan pero que, debido a la recomendaciones desde la misma EPO o simplemente por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 167 CPE, no pasaron inicialmente al registro, o en su caso, accedieron sin efectos jur\u00eddicos o susceptibles de anulaci\u00f3n (lo que la misma AIPPI llam\u00f3 patentes \u201cdormidas\u201d). Es \u00e9ste problema el que se resuelve en Espa\u00f1a, afirmando la operatividad del ADPIC como tratado posterior y la virtualidad de la traducci\u00f3n revisada para poner las cosas en su sitio.<\/p>

En este sentido, la sentencia dictada en el caso del escitalopram de LUNDBECK y ALMIRALL ha resultado ciertamente decepcionante. Tras dedicar la mayor parte de su contenido a trazar las alegaciones de las partes y recordar su propia doctrina al respecto y la\u00a0 jurisprudencia consolidada tanto de la Sala 3\u00aa como de la Sala 1\u00aa de nuestro Tribunal Supremo, finalmente optar por dejar sin efecto todo ese cuerpo de doctrina por mor de la resoluciones provenientes del TJUE, en una interpretaci\u00f3n que considero modestamente, sobre todo ante tribunales especializados como \u00e9ste, equivocada.<\/p>

La Audiencia de Barcelona reconoce expl\u00edcitamente que la sentencia DAIICHI nunca tuvo como objeto un caso o una pregunta sobre el art\u00edculo 70.7 del ADPIC (solicitudes pendientes, no patentes copnceddas antes de la entrada en vigor del tratado), pero en un giro inesperado afirma que subyace en esa resoluci\u00f3n una intenci\u00f3n, jam\u00e1s expresada, de extenderse tambi\u00e9n a las solicitudes pendientes. Los argumentos que se aportan a ese efecto son muy d\u00e9biles. De hecho, la sentencia del TJUE, al referirse al art\u00edculo 70 del ADPIC, sustituy\u00f3 la referencia a los dem\u00e1s apartados del precepto con unos puntos suspensivos (\u201c\u2026\u201d), significativos de la elipsis que hizo el TJUE sobre los apartados irrelevantes de la norma, incluyendo por supuesto el apartado 7\u00ba. Como dice M. Monta\u00f1\u00e1, jam\u00e1s unos puntos suspensivos han servido de argumento interpretativo de semejante enjundia para un tribunal. Y al tratar de confirmar que, para el caso de que la sentencia DAIICHI no afectara al art\u00edculo 70.7 s\u00ed que lo har\u00edan sin duda los dos autos del TJUE de enero de 2014, cae de nuevo en el error, pues si bien el caso griego afectaba a solicitudes de patentes pendientes cuando el ADPIC entra en vigor, lo cierto es que los tribunales griegos que elevaron la cuesti\u00f3n prejudicial nunca preguntaron por patentes pendientes de concederse, sino \u2013 por la raz\u00f3n que fuera \u2013 por patentes ya concedidas del art\u00edculo 70.2, exactamente igual que el supuesto de hecho del caso de la sentencia DAIICHI, a la que por eso se remiten en su integridad dichos autos.<\/p>

La respuesta final a la cuesti\u00f3n planteada por el Juzgado de lo Mercantil n\u00ba 4 y la Audiencia de Barcelona sobre si la EPO concede un haz de patentes nacionales diversas seg\u00fan las circunstancias del pa\u00eds, cada una con una vida aut\u00f3noma o azarosa, o por el contrario una patente \u00fanica que el titular modul\u00f3 por razones de conveniencia en cada pa\u00eds por mor de las reservas suscritas al CPE, llegar\u00e1 del tribunal Supremo. Aunque considero que la respuesta ya estaba dada por las Salas 3\u00aa y 1\u00aa del Alto Tribunal.<\/p>

5.- LA INTANGIBILIDAD DE LAS SENTENCIAS FIRMES ESPA\u00d1OLAS.<\/h2>

Si la norma y la jurisprudencia espa\u00f1olas son claras y acordes con el entorno comunitario, en efecto, poco m\u00e1s cabe decir al respecto: el Tribunal Supremo ha cerrado ya este debate. No obstante, en la cuarta fase que vivimos se insiste de nuevo en atacar esta realidad de seis formas: discutiendo la validez de las reivindicaciones de producto farmac\u00e9utico incluidas en la traducci\u00f3n revisada e inscritas en la OEPM, al rebufo de las tesis del Juzgado de lo Mercantil n\u00ba 4; pretendiendo la declaraci\u00f3n de nulidad de las sentencias espa\u00f1olas; planteando la imposibilidad de ejecutar las sentencias firmes dictadas en Espa\u00f1a que condenan por infracciones de tales patentes de producto; acudiendo a procesos extraordinarios de revisi\u00f3n de las mismas al amparo de las recientes resoluciones del TJUE; pretendiendo declaraciones de error judicial como antesala de posibles demandas de responsabilidad patrimonial del Estado; y tratando de llevar a los tribunales espa\u00f1oles a formular nuevas cuestiones prejudiciales ante dicho tribunal.<\/p>

Respecto a lo primero, mi opini\u00f3n es que tales pretensiones de nulidad carecen manifiestamente de base y no deben prosperar, pero se trata igualmente de asuntos actualmente en tr\u00e1mite ante algunos Juzgados espa\u00f1oles y ser\u00e1 preciso esperar a ver c\u00f3mo y con qu\u00e9 argumentos se resuelve la cuesti\u00f3n.<\/p>

Las cuatro modalidades restantes, por su parte, y sin perjuicio de su manifiesta improcedencia, se sustentan todas ellas en la idea de que las sentencias firmes del Tribunal Supremo pueden ser enervadas o, en su caso, desactivadas por la doctrina de otro Tribunal, el TJUE, al que debe llamarse para poner orden. Una tesis que, desde luego, me parece, tambi\u00e9n, absolutamente injustificada.<\/p>

Existe una doctrina m\u00e1s que conocida y nutrida de nuestros tribunales a la hora de enfatizar la necesidad imperiosa de salvaguardar la cosa juzgada, la intangibilidad de las sentencias firmes y su vinculaci\u00f3n con el derecho a la tutela judicial efectiva del art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n y, en definitiva, el principio de seguridad jur\u00eddica. Valga al respecto la cita de la sentencia del Pleno de Tribunal Constitucional de 24 mayo de 2012:<\/p>

\u201cQuinto: Constituye reiterada doctrina de este Tribunal que el principio de seguridad jur\u00eddica consagrado en el art. 9.3 CE (RCL 1978, 2836) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) impiden a los Jueces y Tribunales, fuera de los casos expresamente previstos en la Ley, revisar el juicio efectuado en un caso concreto, incluso si entendieran con posterioridad que la decisi\u00f3n no se ajusta a la legalidad, pues la protecci\u00f3n judicial carecer\u00eda de efectividad si se permitiera reabrir el debate sobre lo ya resuelto por una resoluci\u00f3n judicial firme en cualquier circunstancia. Un efecto que puede producirse no s\u00f3lo en los supuestos en que concurran las identidades propias de la cosa juzgada formal, sino tambi\u00e9n cuando se desconoce lo resuelto por una resoluci\u00f3n firme en el marco de procesos que examinan cuestiones que guardan con aqu\u00e9lla una relaci\u00f3n de estricta dependencia, aunque no sea posible apreciar el efecto mencionado de cosa juzgada. As\u00ed se afirma expresamente, entre otras, en las SSTC 219\/2000, de 18 de septiembre (RTC 2000, 219), F. 5; 151\/2001, de 2 de julio (RTC 2001, 151), F. 3; 163\/2003, de 29 de septiembre (RTC 2003, 163), F. 4; 200\/2003, de 10 de noviembre (RTC 2003, 200), F. 2; 15\/2006, de 16 de enero (RTC 2006, 15), F. 4; 231\/2006, de 17 de julio (RTC 2006, 231), F. 2; y 62\/2010, de 18 de octubre (RTC 2010, 62), F. 4. En tal sentido hemos dicho que \u00abno se trata s\u00f3lo de una cuesti\u00f3n que afecte a la libertad interpretativa de los \u00f3rganos jurisdiccionales, sino de salvaguardar la eficacia de una resoluci\u00f3n judicial que, habiendo adquirido firmeza, ha conformado la realidad jur\u00eddica de una forma determinada que no puede desconocerse por otros \u00f3rganos judiciales (y menos a\u00fan si se trata del mismo \u00f3rgano judicial) sin reducir a la nada la propia eficacia de aqu\u00e9lla. La intangibilidad de lo decidido en resoluci\u00f3n judicial firme, fuera de los casos legalmente establecidos es, pues, un efecto \u00edntimamente conectado con la efectividad de la tutela judicial tal como se consagra en el art. 24.1 CE, de tal suerte que \u00e9sta es tambi\u00e9n desconocida cuando aqu\u00e9lla lo es, siempre y cuando el \u00f3rgano jurisdiccional conociese la existencia de la resoluci\u00f3n firme que tan profundamente afecta a lo que haya de ser resuelto\u00bb (SSTC 58\/2000, de 25 de febrero [RTC 2000, 58], F. 5; 219\/2000, de 18 de septiembre [RTC 2000, 219], F. 5; 151\/2001, de 2 de julio [RTC 2001, 151] , F. 3; 163\/2003, de 29 de septiembre [RTC 2003, 163], F. 4; 15\/2006, de 16 de enero [RTC 2006, 15], F. 4; 231\/2006, de 17 de julio [RTC 2006, 231], F. 2; y 62\/2010, de 18 de octubre [RTC 2010, 62], F. 4).<\/em><\/p>

En definitiva, el derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes consagrado en el art. 24.1 CE como una de las vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva no se circunscribe a los supuestos en que sea posible apreciar las identidades propias de la cosa juzgada formal, ni puede identificarse con este concepto jur\u00eddico procesal, sino que su alcance es mucho m\u00e1s amplio y se proyecta sobre todas aquellas cuestiones respecto de las que pueda afirmarse que una resoluci\u00f3n judicial firme ha resuelto, conformando la realidad jur\u00eddica en un cierto sentido, realidad que no puede ser ignorada o contradicha ni por el propio \u00f3rgano judicial, ni por otros \u00f3rganos judiciales en procesos conexos<\/em>\u201d.<\/p>

La importancia de este principio, pues, es tan grande y evidente (no parece necesario recordar qu\u00e9 papel juega la seguridad jur\u00eddica en materia de inversiones extranjeras, para las cuales la defensa de la propiedad intelectual e industrial es especialmente relevante), que por supuesto es igualmente un principio integrador del Derecho Comunitario. No es de extra\u00f1ar, por tanto, que el TJUE haya insistido de forma reiterada en que no es posible alterar o desactivar sentencias firmes nacionales por una doctrina posterior del mismo TJUE si el Derecho procesal interno no lo permite. Dicho de otra forma: el Derecho comunitario no impone la revisi\u00f3n de las sentencias firmes nacionales por raz\u00f3n de la nueva jurisprudencia que emane del propio TJUE si tal revisi\u00f3n no est\u00e1 prevista en la legislaci\u00f3n nacional.<\/p>

Tomemos como ejemplo uno reciente: en su sentencia de 10 de julio de 2014 (C\u2011213\/13,\u00a0Impresa Pizzarotti<\/em>) el TJUE resuelve una cuesti\u00f3n prejudicial en que se preguntaba si un \u00f3rgano jurisdiccional nacional puede anular el efecto de la cosa juzgada, en la medida en que \u00e9sta condujo, debido a resoluciones ejecutivas posteriores, a una situaci\u00f3n opuesta al Derecho de la Uni\u00f3n en materia de adjudicaci\u00f3n de contratos p\u00fablicos. A este respecto, el tribunal remitente puso de relieve que, en virtud de su propia jurisprudencia, y con arreglo a ciertos requisitos, es posible en Italia completar el fallo inicial de una de sus resoluciones mediante una resoluci\u00f3n de ejecuci\u00f3n, posibilidad que permite a dicho tribunal hablar de una \u201ccosa juzgada en formaci\u00f3n progresiva\u201d.<\/p>

Pues bien, seg\u00fan el TJUE, debe recordarse que, a falta de normativa de la Uni\u00f3n en la materia, el sistema de aplicaci\u00f3n del principio de fuerza de cosa juzgada se rige por el ordenamiento jur\u00eddico de los Estados miembros, en virtud del principio de autonom\u00eda procesal de \u00e9stos, con observancia, no obstante, de los principios de equivalencia y de efectividad (STJUE 3 de septiembre de 2009,\u00a0Fallimento Olimpiclub<\/em>, C\u20112\/08). As\u00ed pues, si tal \u201ccosa juzgada en formaci\u00f3n progresiva\u201d es de posible aplicaci\u00f3n al caso, lo que le corresponde decidir al \u00f3rgano nacional, deber\u00e1 ser aplicada para dar prioridad a aquella soluci\u00f3n que garantice el respeto de la normativa de la Uni\u00f3n, ya sea completando el fallo en ejecuci\u00f3n ya sea reconsiderando su criterio.<\/p>

Pero si no es posible hacerlo sin vulnerar el principio de cosa juzgada (y en Espa\u00f1a no es posible), el TJUE recuerda la importancia que tiene, tanto en el ordenamiento jur\u00eddico de la Uni\u00f3n como en los ordenamientos jur\u00eddicos nacionales, el principio de fuerza de cosa juzgada. En efecto, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jur\u00eddicas como la buena administraci\u00f3n de justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las v\u00edas de recurso disponibles o tras expirar los plazos previstos para dichos recursos (sentencias\u00a0Kapferer<\/em>, C\u2011234\/04;\u00a0Comisi\u00f3n\/Luxemburgo<\/em>\u00a0C\u2011526\/08 y\u00a0ThyssenKrupp Nirosta\/Comisi\u00f3n<\/em>). Se\u00f1ala el TJUE:<\/p>

\u201c59 Por consiguiente, el Derecho de la Uni\u00f3n no obliga a un \u00f3rgano jurisdiccional nacional a no aplicar las normas procesales nacionales que confieren fuerza de cosa juzgada a una resoluci\u00f3n, aunque ello permitiera subsanar una situaci\u00f3n nacional opuesta a ese Derecho de la Uni\u00f3n (v\u00e9anse, en este sentido, las sentencias Eco Swiss, C\u2011126\/97, EU:C:1999:269, apartados 46 y 47; Kapferer, EU:C:2006:178, apartados 20 y 21; Fallimento Olimpiclub, EU:C:2009:506, apartados 22 y 23; Asturcom Telecomunicaciones, C\u201140\/08, EU:C:2009:615, apartados 35 a 37, y Comisi\u00f3n\/Eslovaquia C\u2011507\/08, EU:C:2010:802, apartados 59 y 60).<\/em><\/p>

60 Por lo tanto, el Derecho de la Uni\u00f3n no exige que, para tener en cuenta la interpretaci\u00f3n de un precepto aplicable de ese Derecho adoptada por el Tribunal de Justicia con posterioridad a la resoluci\u00f3n de un \u00f3rgano jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada, \u00e9ste deba, por regla general, reconsiderar dicha resoluci\u00f3n<\/em>\u201d.<\/p>

As\u00ed constaba ya en la sentencia comunitaria\u00a0Kapferer<\/em>\u00a0C-234\/04, de 16 de marzo de 2006:<\/p>

\u201c19. Mediante su primera cuesti\u00f3n, letra a), el \u00f3rgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si y, en su caso, en qu\u00e9 condiciones, el principio de cooperaci\u00f3n que se deriva del art\u00edculo 10 CE obliga a un \u00f3rgano jurisdiccional nacional a examinar de nuevo una resoluci\u00f3n judicial firme y anularla, cuando se ponga de manifiesto que vulnera el Derecho comunitario.<\/em><\/p>

20. A este respecto, procede recordar la importancia que tiene, tanto en el ordenamiento jur\u00eddico comunitario como en los ordenamientos jur\u00eddicos nacionales, el principio de fuerza de cosa juzgada. En efecto, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jur\u00eddicas como la buena administraci\u00f3n de justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las v\u00edas de recurso disponibles o tras expirar los plazos previstos para dichos recursos (sentencia de 30 de septiembre de 2003, K\u00f6bler, C-224\/01, Rec. p. I-10239, apartado 38).<\/em><\/p>

21. Por consiguiente, el Derecho comunitario no obliga a un \u00f3rgano jurisdiccional nacional a no aplicar las normas de procedimiento internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resoluci\u00f3n, aunque ello permitiera subsanar una vulneraci\u00f3n del Derecho comunitario por la decisi\u00f3n en cuesti\u00f3n (v\u00e9ase, en este sentido, la sentencia de 1 de junio de 1999, Eco Swiss, C-126\/97, Rec. p. I-3055, apartados 46 y 47).<\/em><\/p>

(\u2026)<\/em><\/p>

24. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuesti\u00f3n, letra a), que el principio de cooperaci\u00f3n que se deriva del art\u00edculo 10 CE no obliga a un \u00f3rgano jurisdiccional nacional a no aplicar las normas procesales internas con el fin de examinar de nuevo una resoluci\u00f3n judicial firme y anularla, cuando se ponga de manifiesto que vulnera el Derecho comunitario. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:<\/em><\/p>

El principio de cooperaci\u00f3n que se deriva del art\u00edculo 10 CE no obliga a un \u00f3rgano jurisdiccional nacional a no aplicar las normas procesales internas con el fin de examinar de nuevo una resoluci\u00f3n judicial firme y anularla, cuando se ponga de manifiesto que vulnera el Derecho comunitario<\/em>\u201d.<\/p>

Se trata de un mensaje claro, por tanto. Y todo ello, asumiendo dial\u00e9cticamente que la doctrina espa\u00f1ola sobre el ADPIC y su eficacia retroactiva sobre las patentes europeas de producto farmac\u00e9utico vulnerara alg\u00fan precepto comunitario, lo que desde luego debe descartarse, seg\u00fan ha se\u00f1alado nuestro Tribunal Supremo. De hecho, debe repararse en que las sentencias comunitarias mencionadas analizan la eficacia de la cosa juzgada de sentencias que vulneran el derecho comunitario, situaci\u00f3n muy diferente a la que vengo describiendo, en la que lo que se plantea es la eventual disconformidad de una sentencia nacional firme con una sentencia del TJUE posterior a la emisi\u00f3n de aquella, que supuestamente, seg\u00fan se pretende, cambiar\u00eda la doctrina judicial anterior.<\/p>

En consecuencia, debe concluirse:<\/p>

4.1.- El mensaje del TJUE y las Comunicaciones de la EPO.<\/h3>

En efecto, la tercera cuesti\u00f3n prejudicial ha sido resuelta por el TJUE, recordemos de nuevo, de esta forma:<\/p>

\u201cNo debe considerarse que, en virtud de las reglas establecidas en los art\u00edculos 27 y 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, una patente obtenida a ra\u00edz de una solicitud en la que se reivindicaba la invenci\u00f3n tanto del procedimiento de fabricaci\u00f3n de un producto farmac\u00e9utico como de dicho producto farmac\u00e9utico en s\u00ed mismo, pero que se concedi\u00f3 \u00fanicamente respecto del procedimiento de fabricaci\u00f3n<\/strong>, protege, a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, la invenci\u00f3n de dicho producto farmac\u00e9utico<\/em>\u201d.<\/p>

Desde el sector de la industria del gen\u00e9rico, l\u00f3gicamente, se lanza esta interpretaci\u00f3n: la STJUE de 18 de julio de 2013 se opone frontalmente a la tesis de tribunales como los espa\u00f1oles, que ya cuentan con una jurisprudencia consolidada a favor de admitir que, tras la entrada en vigor y por su eficacia directa, el ADPIC permite que patentes de producto pasen a las oficinas de registro tal cual, a pesar de que inicialmente se registraron como de procedimiento. Esta violaci\u00f3n de la jurisprudencia comunitaria lleva impl\u00edcita la imposibilidad de ejecutar sentencias firmes que se han pronunciado en sentido contrario, la nulidad de las mismas, o incluso la posibilidad de recursos extraordinarios de revisi\u00f3n contra ellas con objeto de dejarlas sin efecto por evidencias posteriores de su antijuricidad.<\/p>

Es una interpretaci\u00f3n que, como vimos, ha recibido alg\u00fan respaldo, como ha ocurrido en la reciente sentencia de la Audiencia de Barcelona de 22 de octubre de 2014, precisamente el Tribunal que tanto se hab\u00eda significado en poner de relieve justamente lo contrario, siendo su sentencia de 17 de enero de 2008, en el caso de la olanzapina de ELI LILLY, la base sobre la que se dicta la posterior sentencia del Tribunal Supremo Sala 1\u00aa de 10 de mayo de 2011: la lectura de esa sentencia catalana posterior evidencia que los magistrados, conociendo como conocen cu\u00e1l es la jurisprudencia espa\u00f1ola aplicable, se apartan conscientemente de ella para aplicar la tesis comunitaria. Pero \u00a0se trata de una visi\u00f3n, absolutamente leg\u00edtima – por supuesto -, pero en mi opini\u00f3n sesgada: el TJUE, como los dem\u00e1s tribunales justicia, m\u00e1xime en expedientes de interpretaci\u00f3n judicial del Derecho Comunitario, da respuestas al caso concreto que se le presenta, y eso es exactamente lo que hizo en el caso griego Daiichi\/Sanofi vs Demo y en los posteriores de la atorvastatina de Warner-Lambert y Pfizer, casos en los que se enfrenta a patentes de producto inexistentes, no concedidas y radicalmente nulas de haberse concedido, pues habr\u00edan infringido una prohibici\u00f3n legal vigente en Grecia muy anterior al ADPIC.<\/p>

La respuesta viene condicionada por la pregunta, debe insistirse. La del tribunal de Atenas fue la siguiente, seg\u00fan dice el TJUE:<\/p>

\u201c70\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Mediante su tercera cuesti\u00f3n prejudicial el \u00f3rgano jurisdiccional remitente desea saber, esencialmente, si, en virtud de las reglas establecidas en los art\u00edculos 27 y 70 de dicho Acuerdo ADPIC, debe considerarse, a partir de la entrada en vigor de dicho Acuerdo, que una patente obtenida a ra\u00edz de una solicitud en la que se reivindicaba la invenci\u00f3n tanto del procedimiento de fabricaci\u00f3n de un producto farmac\u00e9utico como de dicho producto farmac\u00e9utico en s\u00ed mismo, pero que se concedi\u00f3 \u00fanicamente respecto del procedimiento de fabricaci\u00f3n, protege no obstante la invenci\u00f3n del citado producto farmac\u00e9utico<\/em>\u201d.<\/p>

Pues bien, la respuesta del TJUE es clara:<\/p>

\u201c79\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0(\u2026) no cabe considerar que la protecci\u00f3n de la materia existente a la que se refiere el art\u00edculo 70 del Acuerdo ADPIC pueda consistir en atribuir a una patente efectos que \u00e9sta nunca tuvo.<\/em><\/p>

81\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Sin embargo, s\u00f3lo ser\u00eda posible considerar que la invenci\u00f3n del producto farmac\u00e9utico levofloxacina hemihidrato estaba protegida por la patente de Daiichi Sankyo, en la fecha en que el Acuerdo ADPIC empez\u00f3 a ser aplicable a la Rep\u00fablica Hel\u00e9nica, a pesar de que dicha invenci\u00f3n no estaba protegida espec\u00edficamente seg\u00fan las reglas que regulaban hasta entonces dicha patente, si se interpretara el citado Acuerdo en el sentido de que obliga a los Miembros de la OMC a convertir, a la entrada en vigor de dicho Acuerdo y por este mero hecho, invenciones reivindicadas en invenciones protegidas. Sin embargo, esta obligaci\u00f3n no puede deducirse del Acuerdo ADPIC e ir\u00eda m\u00e1s all\u00e1 del sentido habitual de los t\u00e9rminos \u00abmateria existente\u00bb<\/em>\u201d.<\/p>

En efecto, la pregunta del tribunal griego parte de una patente que s\u00f3lo se concedi\u00f3 v\u00e1lidamente para proteger un procedimiento de obtenci\u00f3n de levofloxacina. Pudo establecerse en Grecia que las patentes de producto carec\u00edan simplemente de efectos, o que pod\u00edan ser anuladas por el interesado. Se parte sin embargo de la premisa de que son nulas radicalmente y ex tunc. El mensaje que lanza el TJUE, por tanto, consiste en afirmar que una patente que nunca tuvo efectos para proteger el producto no puede adquirir de forma autom\u00e1tica y sobrevenida, debido a la entrada en vigor del ADPIC en 1995, eficacia para protegerlo.<\/p>

No se trata de algo il\u00f3gico, sino plenamente ajustado a la raz\u00f3n de un sistema de patentes \u201ccivilizado\u201d, entendiendo por civilizado todo aquello que proporcione seguridad jur\u00eddica y predecibilidad. Si se solicita una patente de producto y la Oficina competente no la concede (o la concede en un acto radicalmente nulo), un cambio normativo posterior favorable a la concesi\u00f3n de patentes de producto no convierte una patente de procedimiento en una patente de producto. Ser\u00eda una ampliaci\u00f3n del t\u00edtulo de exclusiva sin amparo legal.<\/p>

Pero nada de eso ocurre cuando la patente s\u00ed que es concedida para proteger el producto. El debate al que asistimos en Espa\u00f1a no es el de una patente de procedimiento a la que se pretende novar para dotarla, nada menos, que de de efectos exclusivos y excluyentes para el producto obtenido, sino de patentes\u00a0concedidas<\/strong>\u00a0ab initio para protegerlo. La diferencia es tan evidente que no necesita mucho m\u00e1s \u00e9nfasis para mostrar c\u00f3mo la tesis del TJUE se aplica a casos muy diferentes.<\/p>

En Espa\u00f1a, fue la propia EPO, ante la situaci\u00f3n ya descrita de prohibici\u00f3n de patentar de productos qu\u00edmico-farmac\u00e9uticos hasta octubre de 1992, la que recomend\u00f3 a los laboratorios solicitantes antes de esa fecha de patentes europeas que conten\u00edan reivindicaciones de producto que redactasen un juego espec\u00edfico para Espa\u00f1a, en la conocida Comunicaci\u00f3n del Presidente de la EPO de 13 de mayo de 1992. Se alud\u00eda con ello a patentes europeas concedidas para productos farmac\u00e9uticos y para procedimientos de obtenci\u00f3n, siguiendo el principio no discriminatorio del CPE; ante la existencia de problemas para el acceso de las primeras a ciertos pa\u00edses, muchos solicitantes siguieron aquella esta recomendaci\u00f3n y validaron las patentes en Espa\u00f1a con un juego de reivindicaciones que no conten\u00eda las reivindicaciones de producto concedidas en Munich, mientras que otros en la misma situaci\u00f3n – solicitantes anteriores al 7 de octubre de 1992 – optaron por no seguir las recomendaciones de la propia EPO y validaron las reivindicaciones tal y como hab\u00edan sido concedidas y para todos los pa\u00edses designados. Cuando los titulares de patentes europeas que conten\u00edan reivindicaciones de producto pero que redactaron un juego espec\u00edfico para Espa\u00f1a s\u00f3lo con reivindicaciones de procedimiento siguiendo el camino que traz\u00f3 la EPO esgrimen la eficacia posterior de otro tratado internacional, el ADPIC, para a\u00f1adir las reivindicaciones de producto que se quedaron atr\u00e1s, la EPO publica una nueva Comunicaci\u00f3n, de fecha 8 de marzo de 2007, se\u00f1alando que los solicitantes de patentes pendientes de concesi\u00f3n pod\u00edan, en efecto, ampliar las reivindicaciones tras la entrada en vigor del ADPIC.<\/p>

\u201cThus, where an applicant has filed a European patent application prior to 8 October 1992, provided the application is still pending, he must be given the opportunity to amend his application so as to obtain the enhanced protection available under the TRIPS Agreement, in particular under Article 27(1) TRIPS, which provides that patents shall be available for any inventions, whether products or processes, without discrimination as to the field of technology\u201d.<\/em><\/p>

<\/a>\u201cAs a result of the decision mentioned above, the recommendation contained in the Notice of the European Patent Office dated 13 May 992 is no longer applicable as far as Spain is concerned. Where an applicant has submitted a separate set of claims for Spain, this set may be withdrawn, allowing the applicant to claim and obtain protection in Spain for chemical and pharmaceutical products per se.<\/em><\/p>

Should he, for whatever reason, choose not to withdraw this separate set of claims, the European patent application would then accordingly proceed to grant with a separate set of claims for Spain, and there would be no protection for the chemical or pharmaceutical products as such in Spain<\/em>\u201d.\u00a0[ 3 ]<\/a><\/p>

Esta Comunicaci\u00f3n demostraba que el ADPIC, en efecto, hab\u00eda modificado el escenario legal y ten\u00eda efectos sobre las patentes qu\u00edmicas y farmac\u00e9uticas anteriores al ADPIC, pues permit\u00eda ampliar solicitudes publicadas. Posteriormente, la EPO publica su Comunicaci\u00f3n de 18 de junio de 2007, en la que trata de mostrar p\u00fablicamente que se est\u00e1 ci\u00f1endo, ante el eco y la resonancia de su comunicaci\u00f3n de marzo, al \u00e1mbito que le incumbe, que es el registro y examen de las solicitudes de patente europea, dejando bien claro que la cuesti\u00f3n de si el ADPIC es o no aplicable de forma directa en Espa\u00f1a es una cuesti\u00f3n estrictamente nacional y que corresponde resolver a sus \u00f3rganos nacionales.<\/p>

\u201cThe European Patent Office is solely responsible for the administration of the European patent granting procedure, which it conducts with impartiality, balancing the interests of applicants and third parties whilst bearing in mind the general public interest which it was created to serve.<\/em><\/p>

<\/a>The issue of whether the transitional provisions of the TRIPS Agreement are directly applicable in Spain is a national matter which must be resolved by the appropriate instances in that jurisdiction. It is not the intent of the European Patent Office to interfere in this matter. Neither the present Notice nor the Notice from the European Patent Office dated 8 March 2007 can be interpreted as espousing a position or emitting an opinion concerning the direct applicability of the TRIPS Agreement in Spain<\/em>\u201d.<\/p>

<\/a>Dada esta posibilidad, por tanto, de que en Espa\u00f1a el ADPIC tenga eficacia directa y pueda modificar el efecto de la reserva al CPE, la EPO decidi\u00f3 como vimos dejar sin efecto su recomendaci\u00f3n de un juego espec\u00edfico de reivindicaciones, pues tal cosa ya no era necesaria\u00a0[ 4 ]<\/a>, y explicando la decisi\u00f3n y sus efectos, se\u00f1ala que s\u00f3lo se ocupa de aclarar lo pertinente para los registros pendientes, es decir, de c\u00f3mo tramitar para Espa\u00f1a, por la eficacia de ADPIC, las solicitudes anteriores al 7 de octubre de 1992 y todav\u00eda pendientes de resoluci\u00f3n: eliminada la recomendaci\u00f3n de un juego separado, \u00e9ste puede ser retirado y en Espa\u00f1a podr\u00e1n recibirse reivindicaciones de producto como en los dem\u00e1s pa\u00edses si la jurisdicci\u00f3n interna as\u00ed lo permite (como en efecto ha ocurrido); y si por cualquier raz\u00f3n ese juego sin reivindicaciones de producto no se retira, entonces la EPO resolver\u00e1 no concediendo protecci\u00f3n al producto, sin perjuicio de que el pa\u00eds se otorgue o no efecto directo al ADPIC\u00a0[ 5 ]<\/a>.<\/p>

Como de es de ver, la l\u00f3gica de la EPO es ocuparse de sus solicitudes y registros, se\u00f1alando que si se pide patente de producto podr\u00e1 ser concedida, si procede, incluyendo a Espa\u00f1a y siempre que en este pa\u00eds el ADPIC sea operativo. Si no se retira el juego separado y se centra la patente en el procedimiento, obviamente la protecci\u00f3n no se extender\u00e1 al producto, pero no por la eficacia o ineficacia directa del ADPIC, sino porque pudiendo reivindicarse esa exclusiva no se ha pretendido obtenerla.<\/p>

Pero, \u00bfy las patentes ya concedidas? La EPO insiste en lo ya mencionado: su competencia es regular y aclarar los procedimientos y la eficacia de sus registros, es decir, de los actos administrativos de concesi\u00f3n y oposici\u00f3n; y en este contexto, aclara que el art\u00edculo 70.7 se aplica s\u00f3lo a las solicitudes y que los art\u00edculos 70.1 y 70.3 no tienen eficacia retroactiva. Y a\u00f1ade que cualquier pretensi\u00f3n de obtener protecci\u00f3n con posterioridad a la concesi\u00f3n sobre la base del ADPIC ser\u00eda contraria al art\u00edculo 123.3 del CPE, seg\u00fan el cual la patente europea no podr\u00e1 modificarse de modo que se ampl\u00ede la protecci\u00f3n que confiere.<\/p>

<\/a>\u201cTRIPS Article 70(7) by definition only applies to pending applications and TRIPS Article 70(1) and (3) makes clear that there is no intention for the Agreement to have retroactive effect. In any event, any attempt post-grant to obtain enhanced protection provided for under the TRIPS Agreement in opposition proceedings would be prohibited by Article 123(3) EPC<\/em>\u201d.<\/p>

Lo que dice la EPO es, de nuevo, correcto: el art\u00edculo 70.7 del ADPIC no se aplica a las patentes ya concedidas, sino a las solicitudes presentadas cuando el Acuerdo entre en vigor, y los art\u00edculos 70.1 y 70.3 aluden a los \u201cactos realizados\u201d, que como vimos son los actos de registro\u00a0[ 6 ]<\/a>.<\/p>

Pero es claro que la EPO no alude, porque s\u00f3lo se est\u00e1 ocupando de sus registros, a la parte sustantiva, a la \u201cmateria existente\u201d ya concedida y referida en el art\u00edculo 70.2 del ADPIC. Recordemos de nuevo:<\/p>

\u201cSalvo disposici\u00f3n en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicaci\u00f3n del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate\u00a0y que est\u00e9 protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protecci\u00f3n establecidos en el presente Acuerdo<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>

Es de esto de lo que hablamos: una patente concedida no puede ser ampliada a posteriori. Pero una patente concedida debe, a cambio, ser respetada en toda su extensi\u00f3n. Es manifiesto que la Comunicaci\u00f3n de la EPO de 18 de junio de 2007 no puede emplearse como ejemplo de que la EPO niega la eficacia del ADPIC: antes al contrario, la EPO traslad\u00f3 un mensaje claro (ya lo era en marzo de ese a\u00f1o) al insistir en que la eficacia en Espa\u00f1a es posible si as\u00ed lo decide la jurisdicci\u00f3n interna; que ya no era recomendable un juego separado de reivindicaciones; que quienes fueran los solicitantes de una patente europea con producto farmac\u00e9utico antes del 7 de octubre de 1992 pod\u00edan en efecto modificar sus solicitudes para obtener reivindicaciones de producto en Espa\u00f1a; y que una vez efectuada la concesi\u00f3n no es posible ampliarla por mor del ADPIC. Dicho de otra forma: una patente concedida por la EPO como patente de producto debe ser respetada como tal tras la eficacia directa y la aplicaci\u00f3n de las normas transitorias del ADPIC. As\u00ed lo dijo el TJUE en la sentencia de 16 de noviembre de 2004 (C-245\/2002, c.\u00a0Dior<\/em>), precisando que los Estados miembros est\u00e1n obligados, desde la fecha de aplicaci\u00f3n del Acuerdo ADPIC, \u201ca cumplir todas las obligaciones que resultan de \u00e9l en relaci\u00f3n con la materia existente<\/em>\u00ab.<\/p>